1. Отличие товарных знаков от фирменных наименований

Законодательство[168] и международные договоры РФ не дают исчерпывающего определения понятия фирменного наименования. В юридической литературе под фирменным наименованием (фирмой) чаще всего понимается то наименование, под которым коммерческая организация выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует ее в ряду других участников оборота.[169] Таким образом, основная функция фирменного наименования состоит в индивидуализации коммерческой организации, что сближает указанный объект промышленной собственности с товарным знаком. Так же как и товарный знак, фирменное наименование организации, имеющей хорошую деловую репутацию, может выполнять и рекламную функцию.

Схожесть функций товарных знаков и фирменных наименований определяет совпадение некоторых аспектов их правовой охраны. Так, право на фирму, как и право на товарный знак, является абсолютным и исключительным. Во многом совпадают порядок и способы защиты указанных прав. К другим чертам сходства рассматриваемых объектов можно отнести, в частности, то, что в фирменное наименование нельзя включать обозначения, способные ввести в заблуждение (п. 7 Положения о фирме). Указанные требования предъявляются и при регистрации товарных знаков. Кроме того, рассматриваемые объекты сближает предполагающийся в соответствии с ГК РФ (п. 4 ст. 54) переход к специальной государственной регистрации фирменных наименований.

Подобное сходство товарных знаков с фирменными наименованиями порождает опасность смешения в коммерческом обороте как самих рассматриваемых средств индивидуализации, так и обладателей прав на них, и, как следствие, введение в заблуждение потребителей. Особая потребность в разграничении указанных объектов возникает, как правило, тогда, когда имеет место частичное совпадение отдельных элементов товарного знака и фирменного наименования одного и того же или разных субъектов. На сегодняшний день имеются десятки конфликтных ситуаций в связи со столкновением прав различных лиц на фирменное наименование и товарный знак. В качестве примера можно привести спор по поводу использования словесного обозначения «Росалко».[170]

ООО «Символ» обратилось в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак «Росалко» к ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”». В обоснование иска истец сослался на то, что имеет исключительное право на использование товарного знака «Росалко», подтвержденное рядом свидетельств о регистрации обозначения (№ 116636; № 128577; № 118426 и др.). Данные свидетельства защищают товарный знак «Росалко» в том числе и в отношении товаров 33-го класса (спиртная продукция). Истцом было обнаружено, что в Санкт-Петербурге осуществляет деятельность ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”». Ни договора об уступке товарного знака, ни лицензионного договора с указанной организацией не заключалось. По мнению истца, ЗАО использует товарный знак «Росалко» незаконно.

В отзыве на исковое заявление ответчик с иском не согласился, пояснив, что ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”» не использует товарный знак, владельцем которого является ООО «Символ». Словесное обозначение «Росалко» входит как составная часть в фирменное наименование ответчика, право на которое возникло с момента регистрации ЗАО Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга 28 мая 1996 г. При этом в соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо имеет исключительное право на использование фирменного наименования.

В процессе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению, в соответствии с которым ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”» обязался не использовать в своей деятельности (рекламных материалах, визитных карточках и т. д.) товарные знаки, владельцем которых является ООО «Символ», кроме как в рамках фирменного наименования ЗАО «Русский водочный торговый дом “Росалко-Нева”», зарегистрированного решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга № 42141 28 мая 1996 г.

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение, подписанное сторонами, и прекратил производство по делу.

Однако далеко не всегда стороны приходят к соглашению о прекращении указанных споров на основе взаимных уступок. Заметим, что из-за отсутствия проработанного законодательства в сфере фирменных наименований судебные решения, как правило, выносятся в пользу обладателей права на товарный знак. В этой связи весьма важными представляются положения, которые предлагалось ввести в ст. 4 Закона РФ о товарных знаках: «Не является нарушением прав владельца товарного знака использование фирменного наименования, воспроизводящего зарегистрированный товарный знак, в отношении однородных товаров, если право на фирменное наименование получено ранее приоритета товарного знака». К сожалению, указанные правила, закрепленные в проекте, не были включены в Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ о товарных знаках».

При столкновении прав на фирменные наименования и товарные знаки необходимо, в первую очередь, учитывать существующие различия между рассматриваемыми объектами промышленной собственности (по содержанию соответствующего субъективного права, по условиям возникновения и прекращения правовой охраны, а также по ряду других моментов).

Во-первых, как отмечал еще И. Я. Хейфец, одним из первых отечественных юристов исследовавший проблему различия рассматриваемых объектов, «товарный знак и фирменное наименование являются разными институтами, хотя и близкими: первый из них призван индивидуализировать товар, а второй – предприятие».[171] Таким образом, если товарный знак позволяет отличать товар или услуги организации, то фирма указывает на предпринимателя без какой-либо ссылки на поставляемые им на рынок товары и характеризует репутацию коммерческой организации в целом.

Во-вторых, право на товарный знак охраняется только в пределах России, т. е. в пределах страны, где знак зарегистрирован, а право на фирму охраняется не только на территории, где находится и осуществляет свою деятельность коммерческая организация, но и во всех других странах, участвующих в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (с соблюдением требований их национального законодательства, но без условия регистрации в этих странах). Поэтому территория действия исключительного права на фирменное наименование шире, чем территория действия исключительного права на товарный знак.

В-третьих, товарный знак, в отличие от фирменного наименования, может существовать не только в словесной, но и в иной форме. Следовательно, возможность столкновения прав на указанные объекты существует лишь в отношении словесных товарных знаков либо комбинированных обозначений со словесным элементом. Кроме того, фирменное наименование содержит ряд обязательных реквизитов. Поэтому даже если речь идет о названных формах выражения товарных знаков, полное их совпадение с фирменными наименованиями невозможно. Как правило, совпасть с товарным знаком может лишь вспомогательная (условная) часть фирменного наименования.[172]

В-четвертых, право на товарный знак обязывает конкурентов воздерживаться главным образом от использования данного обозначения на товарах и их упаковке, а право на фирменное наименование, в свою очередь, ограничивает иные формы деловой активности конкурентов, которые не затрагиваются правом на товарный знак.[173]

В-пятых, в отличие от права на товарный знак право на фирму не подлежит уступке (за исключением случая передачи фирменного наименования другому лицу одновременно с передачей самого предприятия в соответствии с п. 12 Положения о фирме, ст. 132, п. 2 ст. 559 ГК РФ). В свою очередь, уступка права на товарный знак возможна в отношении как всех, так и части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. При этом Закон РФ о товарных знаках не связывает передачу права на товарный знак с передачей имущества, с помощью которого изготовляется маркируемый товарным знаком товар.[174] Следует подчеркнуть, что до принятия второй части ГК РФ не допускалась выдача разрешений на использование фирменных наименований. Сейчас в соответствии со ст. 1027 ГК РФ право на использование фирменного наименования может быть предоставлено другому лицу по договору коммерческой концессии. Однако предоставление права на использование фирменного наименования другому лицу по лицензионному договору не допускается, чего нельзя сказать о товарных знаках.

Заметим, что при предоставлении права на использование товарного знака по договору коммерческой концессии и лицензионному договору указанный объект подлежит использованию в том виде, в котором охраняется. В свою очередь, при предоставлении права на использование фирмы в рамках договора коммерческой концессии обычно используется не все фирменное наименование, а только его условная часть. Это вполне объяснимо, ибо корпус фирмы-правообладателя далеко не всегда соответствует организационно-правовой форме пользователя. Между тем использование в коммерческом обороте лишь части фирменного наименования в настоящее время законодательством не регламентируется, что должно быть учтено при разработке Закона о фирменных наименованиях.

В-шестых, фирменными наименованиями могут пользоваться только коммерческие юридические лица (п. 4 ст. 54 ГК РФ). К числу же субъектов права на товарный знак относятся как юридические лица (коммерческие организации, а также некоммерческие юридические лица, которые в соответствии с их учредительными документами могут осуществлять приносящую доходы деятельность), так и граждане – предприниматели (п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках). Таким образом, граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, не являются субъектами права на фирму. В гражданском обороте указанные лица выступают под своим собственным именем, которое и является средством индивидуализации предпринимателей. Однако на основании норм главы 54 ГК РФ (например, п. 3 ст. 1027, п. 2 ст. 1028) можно сделать вывод о том, что правом на использование фирменных наименований могут обладать и граждане – предприниматели. Как видно, нормы ГК РФ находятся в определенном несоответствии друг с другом и нуждаются в уточнении. Отнесение лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, к субъектам права на фирму в литературе подверглось определенной критике.[175] Большинство авторов к числу субъектов, которые могут пользоваться фирменными наименованиями, однозначно относит лишь коммерческие организации, что представляется вполне справедливым.[176]

В-седьмых, право на товарный знак носит срочный характер, оно может со временем отмереть, в частности по мере превращения этого знака в родовое название товара. В любом случае для его поддержания необходима периодическая перерегистрация обозначения с уплатой пошлины. В свою очередь право на фирменное наименование в соответствии с действующим законодательством существует без ограничения по сроку, не подвержено превращению в родовые наименования, действует независимо от уплаты пошлин и маркировки товара. Право на фирму прекращается, как правило, в связи с ликвидацией коммерческой организации, а также в случаях реорганизации юридического лица, отказа владельца от фирменного наименования с заменой его на новое, изменения фирменного наименования по решению суда ввиду его несоответствия требованиям законодательства, перехода предприятия новому владельцу, если условиями передачи не предусмотрено сохранение за предприятием прежнего наименования. Следует подчеркнуть, что если в отношении прекращения права на товарный знак Закон РФ о товарных знаках установил четкие основания (ст. 28–29), то случаи прекращения права на фирму можно лишь вывести из норм действующего законодательства, ибо конкретно они нигде не зафиксированы.

В-восьмых, несмотря на то, что в действующем ГК РФ предусмотрено требование специальной регистрации фирменных наименований как условие возникновения исключительных прав на их использование, порядок такой регистрации законодательно не урегулирован. Возникают определенные сомнения в необходимости подобной регистрации, а также ее правоустанавливающем характере, ибо в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, а также п. 2 ст. 7 ГК РФ указанное правило является обязательным для России. Поэтому полагаем, что правовая охрана должна предоставляться фирменным наименованиям без их регистрации. В настоящее время право на фирму возникает в явочном порядке, т. е. одновременно с регистрацией самого юридического лица, и этим отличается от условий возникновения права на товарный знак.

Наконец, в-девятых, не существует юридического понятия общеизвестного фирменного наименования, а также расширения пределов правовой охраны для фирменных наименований, пользующихся широкой известностью, тогда как для общеизвестных товарных знаков национальное законодательство предоставляет повышенную правовую охрану. В связи с этим интересен вопрос, касающийся правовой природы так называемых «коммерческих обозначений», которые относятся к объектам интеллектуальной собственности в соответствии с Конвенцией, учреждающей ВОИС (п. VIII ст. 2). Заметим, что хотя ГК РФ (п. 1 ст. 1027, ст. 1037 и др.) и оперирует указанным термином, российское законодательство в сфере промышленной собственности сущности его не раскрывает. В литературе дается различная трактовка понятия «коммерческое обозначение». Так, по мнению Г. Е. Авилова, коммерческим обозначением является незарегистрированное общеизвестное наименование, применяемое предпринимателем в своей деятельности.[177] Е. А. Суханов понимает под коммерческим обозначением незарегистрированное, но общеизвестное наименование, используемое в деятельности предпринимателя, которое охраняется без специальной регистрации именно в силу его общеизвестности.[178] При этом автор ссылается на ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. А. А. Осокин же считает, что коммерческое обозначение индивидуализирует внешнее проявление предприятия как объекта права (бутик, магазин, сайт-компании).[179]

Полагаем, что практически все указанные определения имеют довольно спорное теоретическое обоснование и недостаточно точно объясняют специфику коммерческого обозначения. Е. А. Суханов, на наш взгляд, отождествляет коммерческие обозначения с общеизвестными товарными знаками. Между тем общеизвестные товарные знаки – это разновидность товарных знаков, а право на товарный знак выделяется отдельно в составе комплекса исключительных прав, предусмотренных п. 1 ст. 1027, наряду с правом на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

Точка зрения А. А. Осокина не лишена некоторых положительных моментов. Однако, учитывая нормы главы 54 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что коммерческое обозначение должно индивидуализировать не объект, а субъект права.

Наконец, из понятия, данного Г. Е. Авиловым и являющегося наиболее приемлемым, можно вывести особенности коммерческого обозначения: общеизвестный характер, отсутствие специальной регистрации, использование предпринимателями в целях индивидуализации. По-видимому, как коммерческое обозначение нужно понимать применяемое коммерческой организацией общеизвестное фирменное наименование. Например, фирменное наименование может приобрести общеизвестный характер, если оно включает общеизвестный товарный знак («Coca-Cola», «Ford» и др.). Однако коммерческое обозначение по структуре может не совпадать с фирменным наименованием, ограничиваясь лишь его вспомогательной частью. Это как раз позволяет решить проблему, возникающую при использовании в рамках договора коммерческой концессии пользователем не всего фирменного наименования, а лишь его известной «фирменной части». Наконец, субъектами права на коммерческое обозначение, на наш взгляд, могут быть не только юридические лица, но и граждане – предприниматели.

Все это свидетельствует о том, что право на фирменное наименование и право на товарный знак, по обозначению в основном совпадающий с фирменным наименованием, взаимно дополняют друг друга и расширяют объем прав их обладателя, когда принадлежат одному и тому же субъекту. Поэтому многие организации включают свое фирменное наименование (вспомогательную часть) в регистрируемые ими товарные знаки.

Коллизия между фирменным наименованием и содержащим сходные обозначения товарным знаком существует, когда право на товарный знак приобретает другое лицо, а не обладатель права на фирменное наименование. Для решения указанной коллизии в первую очередь необходимо учитывать рассмотренные различия между товарными знаками и фирменными наименованиями.