Рассмотрение заявки в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Надлежащим образом оформленная заявка при поступлении в Роспатент подвергается экспертному исследованию. Экспертиза по заявке, поступившей в Роспатент, проводится в целях определения возможности предоставления заявляемому обозначению правовой охраны.

Заметим, что в России, как и в подавляющем большинстве государств, действует проверочная система заявки, предполагающая проведение после предварительной экспертизы исследования самого обозначения.[323] Между тем степень полноты проверки при данной системе в различных странах неодинакова. В государствах с ограниченной экспертизой (Италия, Франция) исследование не охватывает проверку новизны знака. А такие страны, как США, Австрия и др., осуществляют полную экспертизу, включая проверку на новизну.[324]

В соответствии с Законом РФ о товарных знаках (ст. 11–12) в России проводится проверочная экспертиза в полном объеме, так как в ее рамках должны исследоваться все критерии охраноспособности заявленного обозначения.

Правоотношение по рассмотрению заявки на регистрацию обозначения занимает самостоятельное место в ряду правоотношений, возникающих в связи с правовой охраной товарных знаков. Субъектами данного правоотношения являются, с одной стороны, заявитель, чья надлежаще оформленная заявка с прилагаемыми к ней документами направляется для экспертного исследования, а с другой стороны, Федеральный институт промышленной собственности, регистрирующий заявку и подвергающий ее экспертизе. При этом ФИПС представляет собой государственный орган, подведомственный Роспатенту и наделенный соответствующими полномочиями.

Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака проводится в два этапа, включающих в себя формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. Содержание формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения различно, но некоторые общие правила взаимодействия Роспатента и заявителя установлены законодательством для обоих этапов экспертизы (порядок отзыва заявки на любом этапе экспертизы и т. д.). В частности, в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения существует возможность подачи выделенной заявки, содержащей перечень товаров, указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в Роспатент и не являющихся однородными с товарами, остающимися в первоначальной заявке (п. 6 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках). Преимущество данной процедуры состоит в том, что она позволяет заявителю своевременно получить регистрацию товарного знака в отношении части товаров и/или услуг и ввести его в хозяйственный оборот, не дожидаясь результатов рассмотрения выделенной заявки.[325] Возможность выделения заявки появилась в связи с введением в действие на территории РФ Договора о законах по товарным знакам (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1997 г. № 1503).

Процедура выделения заявки характеризуется следующими основными чертами:

1) выделенная заявка должна быть оформлена в соответствии с п. 2.6. Правил;

2) товары (услуги), указанные в выделенной заявке, должны содержаться в первоначальной заявке и не являться однородными с товарами (услугами), остающимися в первоначальной заявке;

3) выделенные заявки сохраняют дату первоначальной заявки и ее приоритет.

Для применения процедуры выделения заявки из первоначальной заявителю (патентному поверенному) необходимо подать специальное ходатайство и оплатить установленную пошлину. Полагаем, что выделение заявки более характерно для этапа экспертизы заявленного обозначения. Указанная процедура позволяет заявителю продолжить процесс регистрации товарного знака в отношении товаров и/или услуг, не вступающих в конфликт с требованиями закона либо с правами третьих лиц. Зарегистрировав товарный знак для той части товаров и/или услуг, в отношении которой эта регистрация возможна, заявитель может продолжать переписку с Роспатентом по выделенной заявке, в которую войдут товары и/или услуги, указанные в противопоставленных экспертизой источниках информации.

Вместе с тем вполне возможно выделение заявки и на этапе формальной экспертизы. Здесь существует возможность внесения изменений в материалы заявки, в том числе уступка заявителем своего права на заявку другому лицу (п.6. (4) Правил). Поэтому, воспользовавшись процедурой выделения заявки, заявитель может оставить за собой заявку в отношении части заявленных в ней товаров и/или услуг, уступив право на заявку иному лицу в отношении другой части товаров и/или услуг, которые должны быть неоднородны к первоначально заявленным. Эти же действия можно осуществить и на этапе экспертизы заявленного обозначения.

К другим возможностям заявителя по взаимодействию с экспертными органами можно отнести: право заявителя дополнять, исправлять и уточнять материалы заявки до вынесения по ней решения (п. 2 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках; п. 6.1. Правил);[326] возможность предоставлять дополнительные материалы по запросу экспертизы (п. 4 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках; п. 13.6., 14.5. Правил); возможность восстановления пропущенных сроков при условии подтверждения уважительных причин пропуска (п. 2 ст.13 Закона РФ о товарных знаках; п.11. Правил); возможность рассмотрения вопросов, связанных с заявкой, участием заявителя (его представителя) в соответствии с п. 9 Правил.[327]

При несогласии заявителя с решением как формальной экспертизы, так и экспертизы заявленного обозначения он имеет право обратиться с возражением в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения или запрошенных у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий противопоставленных заявке материалов при условии их запроса заявителем в течение месяца с даты получения им соответствующего решения (п. 1 ст. 13 Закона РФ о товарных знаках).

Формальная экспертиза заявки осуществляется в течение месяца с даты ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Целью данной экспертизы является выяснение возможности регистрации выбранного обозначения с точки зрения соответствия его формальным требованиям. Процедура формальной экспертизы зафиксирована в ст. 11 Закона РФ о товарных знаках и в п. 13 Правил. В ходе ее проведения проверяется содержание заявки, наличие необходимых документов, а также правильность их составления. По результатам формальной экспертизы заявителю сообщается либо о принятии заявки к рассмотрению (с уведомлением о дате подачи заявки, установленной по правилам п. 6 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках), либо об отказе в принятии ее к рассмотрению. Основания, по которым заявителю отказывается в принятии заявки к рассмотрению, в Законе РФ о товарных знаках не конкретизированы, однако определены в Правилах (п. 13.8).

Окончание формальной экспертизы с положительным результатом служит основанием для проведения экспертизы заявленного обозначения. Процедура второго этапа экспертизы регламентируется ст. 10, 12 Закона РФ о товарных знаках и п. 14. Правил. На данном этапе обозначение подвергается комплексной проверке на соответствие каждому из требований охраноспособности, под которой понимается «юридическое свойство обозначения, выраженное в совокупности признаков, необходимых для его регистрации в качестве товарного знака».[328] Таким образом, обозначение проходит проверку на наличие у него признаков новизны и различительной способности. Кроме того, в ходе экспертизы заявленного обозначения осуществляется проверка соответствия материалов заявки установленным требованиям (за исключением материалов, исследовавшихся в рамках предварительной экспертизы), проверка перечня товаров и услуг и правильности их группирования по классам МКТУ, а также установление приоритета товарного знака.

Порядок проведения экспертизы заявленного обозначения, осуществляемый в два этапа, согласуется с выделением в Законе РФ о товарных знаках двух групп оснований для отказа товарному знаку в регистрации. На первом этапе заявленное обозначение проверяется на соответствие требованиям ст. 1 и 6 Закона. На втором этапе проводится экспертиза обозначения на тождество и сходство, т. е. проверяется соответствие обозначения требованиям ст. 7 Закона. Заметим, что, в отличие от формальной экспертизы, при проведении экспертизы заявленного обозначения возникают определенные проблемы, необходимость скорейшего решения которых очевидна.

В первую очередь экспертизой не всегда однозначно толкуются и применяются критерии охраноспособности товарного знака. Так, в соответствии с п. 2.3.(1.5) Правил к обозначениям, указывающим на свойства товаров, а вследствие этого – не подлежащим регистрации, относятся знаки, имеющие хвалебный характер. Вместе с тем определение «хвалебности» знака в данном документе не раскрыто. Более того, Закон РФ о товарных знаках такого понятия не содержит вообще. В связи с этим в литературе высказано мнение, что нормы подзаконных актов, ограничивающих охраноспособность некоторых обозначений со ссылкой на их хвалебный характер, являются оспоримыми.[329]

Полагаем, что в практике регистрации товарных знаков Роспатентом характерно применение двух различных подходов к толкованию термина «хвалебность» знака. Например, до 1997 г. осуществлялась регистрация явно хвалебных обозначений: «Самый смак» – свидетельство № 142337 (29–35, 42-й классы МКТУ); «Комар носа не подточит» – свидетельство № 154180 (5, 35-й и другие классы МКТУ) и т. д.[330] Видимо, указанный подход к толкованию рассматриваемого понятия опирался на понимание определения «указание свойств товаров» в узком смысле. В настоящее время ФИПС отказывает в регистрации подобных обозначений, ссылаясь на их хвалебный характер. Таким образом, экспертными органами производится явно расширительное толкование термина «свойства» знака.

Далее, как отмечалось, признак новизны заявленного обозначения определяется лишь в пределах однородных товаров и услуг. Однако понятие «однородность товаров и услуг» в процессе регистрации товарного знака также не всегда употребляется однозначно. Это объясняется тем, что в законодательстве по товарным знакам отсутствует четкое определение однородных товаров. Заметим, что указанный вопрос достаточно исследовался в литературе. В частности, были даны определения понятия «однородные товары», которые, по сути, отразили одинаковый подход авторов к толкованию рассматриваемого понятия.[331]

Полагаем, что из анализа ряда норм (п. 4 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках, п. 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака) можно вывести признаки товаров, которые будут считаться однородными:

– товары должны относиться к одному виду (роду);

– при обозначении указанных товаров тождественными (сходными) товарными знаками существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом в качестве инструмента для определения однородности товаров применяется МКТУ.

Можно сделать вывод, что однородные товары с точки зрения потребителя должны обладать каким-то общим признаком. Таким признаком в первую очередь является род (вид) изделия.[332] Так, при рассмотрении спора между компанией «Филип Моррис Продакт Инк.» и ООО «Инвест-Траст» по поводу нарушения исключительных прав на товарные знаки компании «Филип Моррис Продакт Инк.», включающие словесные обозначения «Apollo-Soyuz» и «Союз-Аполлон», истец привел сопоставительный анализ однородности таких товаров, как табак и сигареты. В частности, в представленных материалах было отмечено, что табак и сигареты по родовым признакам относятся к обработанному табаку – табачным изделиям. Как справедливо отмечает М. Я. Эпштейн, «это однородные товары, поэтому и нельзя допустить для них регистрацию сходных знаков разных фирм».[333]

Кроме того, при установлении однородности принимается во внимание назначение товаров, вид материала, из которого они изготовлены, круг потребителей и иные признаки. Например, словесный товарный знак «СемьЯ» (св. 158344, приоритет 27. 07. 95 г.) был зарегистрирован на имя АООТ СП фирмы «Семья», г. Анапа в отношении товаров и услуг, в частности, 32-го класса (воды минеральные, безалкогольные напитки). В свою очередь с более поздней датой приоритета (20. 09. 96 г.) был зарегистрирован словесный товарный знак «Моя семья» (св. 154422) на имя В. А. Комиссарова, г. Москва в отношении товаров и услуг 29-го и 30-го класса (продукты питания). Следовательно, из указанного примера регистрации сходных до степени смешения знаков вытекает, что экспертиза ранее не считала безалкогольные напитки 32-го класса однородными продуктам питания 29 и 30-го классов, что представляется вполне логичным.

Вместе с тем, как показывает практика регистрации товарных знаков, в конце 90-х годов прошлого века экспертиза стала признавать товары 29 и 30-го классов (продукты питания) однородными не только товарам 32-го класса (безалкогольные напитки, пиво), но и услугам 35-го класса (рекламная деятельность) и 42-го класса (прокат торговых автоматов, услуги баров, кафе, ресторанов и т. д.).[334]

Подход к однородности товаров и услуг, применяемый ранее в практике экспертизы, представляется более правильным. Полагаем, что товары, относящиеся к разным видам, имеющие различные цели применения и т. п., при исследовании обозначения на новизну сопоставимы быть не могут.

Можно сделать вывод о том, что в рамках действующего законодательства необходимо единообразное применение вышеназванных понятий, исключающее их различное (как правило, расширительное) толкование. Для этого Роспатенту необходимо разработать соответствующие методические рекомендации, на которые могли бы ориентироваться обе стороны правоотношения по рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака.

К числу иных важных, но не решенных в действующем законодательстве проблем, возникающих при проведении экспертизы, можно отнести сроки регистрации заявленных обозначений. В отличие от формальной экспертизы, в отношении проведения экспертизы заявленного обозначения (ст. 12 Закона РФ о товарных знаках) конкретный срок не установлен. В настоящее время средний срок от даты подачи заявки до регистрации товарного знака составляет 12–13 месяцев – по данным Роспатента (15 месяцев – по данным патентных поверенных).[335] В любом случае этот срок значительно превышает периоды регистрации иных объектов промышленной собственности. В условиях увеличения заявок на регистрацию товарных знаков в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать уменьшения указанных сроков, несмотря на автоматизацию системы экспертизы и практику применения ускоренного технологического режима рассмотрения заявок.

Полагаем, что единственно верным решением данной проблемы было бы закрепление в Законе РФ о товарных знаках положений, устанавливающих четкий срок экспертизы заявленного обозначения.[336]

Юридическим фактом, прекращающим правоотношение по рассмотрению заявки на регистрацию обозначения, является решение о регистрации знака для всех заявленных товаров и услуг (либо только их части) или об отказе в регистрации.

Отметим, что решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака по ряду оснований, перечень которых существенно расширен в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 4 ст. 12). К указанным основаниям законодательство относит: а) поступление заявки, пользующейся более ранним приоритетом, на тождественное или сходное обозначение в отношении однородных товаров; б) регистрацию в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с этим товарным знаком; в) выявление заявки на тождественный товарный знак или охраняемого товарного знака с совпадающим полностью или частично перечнем товаров, имеющего тот же или более ранний приоритет; г) удовлетворение заявления об изменении заявителя, приведшее к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.