4.2. Правовые вопросы использования товарных знаков на современном этапе

Функции, присущие товарным знакам в условиях рыночной экономики, с наибольшим эффектом могут осуществляться только при активном использовании данных обозначений в процессе производства и реализации товаров. Поэтому возможность использования обозначения является важнейшим элементом, входящим в содержание исключительного права на товарный знак.[387]

К проблеме использования товарных знаков неоднократно обращались многие авторы.[388] Более того, ряд вопросов, касающихся использования знаков, регламентируется специальным законодательством. Однако, учитывая всю многоаспектность указанной проблемы, а также определенные обстоятельства (развитие в РФ рыночной экономики, появление глобальных информационных систем и др.), можно отметить, что не все вопросы в сфере использования товарных знаков до конца решены. Так, по нашему мнению, в настоящее время представляет теоретический и практический интерес дальнейшая разработка признаков понятия «использование товарного знака», проблема прекращения правовой охраны обозначений в связи с их неиспользованием, вопрос, касающийся применения товарных знаков в Интернете, рассмотрение эффективности товарных знаков на современном этапе.

Вопросы, связанные с использованием товарного знака, регламентируются главой IV Закона РФ о товарных знаках, а также в ряде других статей указанного документа. Проанализировав ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, можно согласиться с выводом о том, что «сущность права на пользование товарным знаком состоит в возможности его неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и реализуемых товаров».[389] Вместе с тем из правила о монопольной возможности использования товарного знака его обладателем законодательство предусматривает определенные исключения. В соответствии со ст. 23 Закона РФ о товарных знаках регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания прав). Таким образом, любое лицо, законно приобретшее товары с нанесенным товарным знаком, вправе в своей рекламе, объявлениях, вывесках и т. п. указывать товарные знаки производителя товара.

Принцип исчерпания прав развивался главным образом из немецкого законодательства начала ХХ в. и базировался на положении, что, передав права на товарный знак, правообладатель терял право контроля за дальнейшими продажами на рынке. Его права исчерпывались при первой продаже самим владельцем или с его согласия. В настоящее время в международной практике к применению принципа исчерпания прав нет однозначного подхода. Так, Германия и Великобритания придерживаются принципа регионального (европейского) исчерпания прав. В свою очередь США, Швеция и некоторые другие страны высказываются в пользу международного исчерпания права.[390]

Следует подчеркнуть, что с принципом исчерпания прав тесно соприкасается проблема «параллельного импорта». Импорт товаров «параллельно друг другу» происходит, к примеру, в случае продажи товаров с этим же товарным знаком лицами, приобретшими их в другой стране вполне легально у производителя, но не заключившими с ним лицензионный договор. Практика в отношении этого явления за рубежом достаточно противоречива.

Необходимо отметить, что положения ст. 23 Закона РФ о товарных знаках имеют экономическую направленность и содержат определенную позицию относительно параллельного импорта. Анализируя указанные правила, попытаемся ответить на вопрос: можно ли запретить ввоз продукции, реализованной в другом государстве владельцем товарного знака, имеющего правовую охрану обозначения в РФ, на территорию России лицом, приобретшим эту продукцию в установленном порядке?[391] В этой связи отметим мнение М. Печенкина, А. Селиверстова и А. Честного, которые, опираясь на общие положения законодательства в сфере промышленной собственности, в соответствии с которыми исключительное право действует лишь в пределах определенного государства, делают вывод о необходимости учета именно места ввода изделия в хозяйственный оборот.[392] Заметим, что в новой редакции ст. 23 Закона РФ о товарных знаках указанное место обозначено это территория РФ. Поэтому представляется, что факт продажи продукции за границей не приводит к исчерпанию прав владельца товарного знака в России. Вместе с тем в связи с активным участием России в международной торговле, подписанием в 1997 г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским сообществом, намерением РФ вступить в ВТО на условиях полноправного членства требуется уточнение положений законодательства о применении принципа исчерпания прав.

Прежде чем рассмотреть основные критерии использования знака, отметим, что использование обозначения является не только элементом правомочия обладателя права на товарный знак на собственные действия, входящего в содержание субъективного права на обозначение, но и обязанностью данного лица. Нарушение этой обязанности может привести к досрочному прекращению права на товарный знак. Таким образом, в законодательстве РФ закреплен принцип обязательного использования товарных знаков (ст. 22 Закона РФ о товарных знаках), который является условием сохранения и защиты исключительного права на товарный знак.[393] Утверждение указанного принципа означает, что товарный знак может выполнять свои функции только тогда, когда он находится в «действии», т. е. применяется для обозначения товаров, поступающих в обращение, и таким образом оказывает непосредственное воздействие на потребителей.[394]

Установление обязанности правообладателей по применению зарегистрированных обозначений обусловлено важными причинами и имеет определенные преимущества перед принципом факультативного использования. Целью реализации принципа обязательного использования товарного знака является стремление обеспечить интенсивное функционирование знаков в хозяйственном обороте и сократить случаи их регистрации в спекулятивных целях лицами, не производящими товары и не оказывающими услуги.

Обязанность предприятий помещать на выпускаемых ими изделиях или их упаковке товарные знаки была закреплена в нормах Положения о товарных знаках 1962 г. Однако никаких негативных последствий неиспользования обозначения, в частности, досрочного прекращения действия регистрации, в указанном документе не содержалось. Тем не менее принятие указанного документа, отменившего все ранее действующие нормативные акты, касающиеся товарных знаков, подготовило почву для последующего более четкого закрепления принципа обязательного использования товарных знаков в Положении о товарных знаках 1974 г., а затем и в Законе РФ о товарных знаках.

Основные критерии использования знаков (в частности, формы и срок использования) в настоящее время установлены в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Использованием товарного знака считается прежде всего применение его на товарах, для которых знак зарегистрирован, и/или их упаковке. Так, как использование расцениваются маркировка товарным знаком изделий, произведенных на территории РФ и предлагаемых к продаже; маркировка товарным знаком изделий, ввезенных из-за рубежа и предлагаемых к продаже; проставление товарного знака на потребительской упаковке и транспортной таре. Указанные действия может осуществлять правообладатель либо лицензиат.

При наличии уважительных причин неиспользования обозначения в указанной форме использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе (например, когда рынок готовится к принятию новых товаров), печатных изданиях (например, при размещении в периодическом издании интервью с производителем товара) и т. д.

По сравнению с Положением о товарных знаках 1974 г. в Законе РФ о товарных знаках более четко очерчены формы номинального использования товарного знака. Вместе с тем на современном этапе нельзя не отметить новых возможностей применения указанных обозначений. Речь в первую очередь идет об использовании товарных знаков на соответствующих сайтах Интернета в случае рекламы товаров или осуществления международной торговли.

Использование товарных знаков в Интернете играет подчас более важную роль, чем в обычной коммерции. На виртуальном рынке потребитель не имеет непосредственного контакта с товаром перед его покупкой и поэтому предпочитает приобретать товары известного производителя, ассоциирующиеся с конкретными товарными знаками.[395] Применяя технологии Интернета, предприниматели используют товарные знаки в формах, часть из которых не подпадает под закрепленное в законодательстве определение «использования товарного знака». Например, применение знака в наименовании домена не может служить установлению связи товаров с их производителем без соответствующей информации на сайте.[396] Кроме того, формы использования товарных знаков в Интернете, в том числе и такие традиционные, как реклама, характеризуются рядом специфических черт, обусловленных виртуальной сущностью Интернета. К таким чертам можно отнести: глобальный характер использования; отсутствие территориальных границ; сложность выявления лиц, незаконно использующих товарный знак. С этим связано возникновение многих актуальных правовых проблем (например, конфликт наименований доменов и товарных знаков и др.). Для решения указанных проблем необходима, во-первых, корректировка ряда положений Закона РФ о товарных знаках. Так, представляется, что ввиду специфики и разнообразия способов использования товарных знаков в Интернете необходимо расширить перечень форм номинального использования обозначений, закрепленных в п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Во-вторых, требуется разработка иных правовых актов, регламентирующих отношения в связи с использованием в российском сегменте сети Интернет различных объектов интеллектуальной собственности и наименований доменов, а также Федерального закона о правилах и методах ведения электронной торговли.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках определенным образом сочетаются два основных подхода к оценке использования товарных знаков, т. е. помимо фактического применения знака в ряде случаев допускается его номинальное использование. Мнение о необходимости разумного сочетания фактического и номинального использования было высказано и в правовой литературе.[397] Вместе с тем, имеются и другие точки зрения по этому вопросу. Например, С. А. Горленко считала, что «целесообразно придерживаться требования фактического, а не номинального применения товарного знака».[398] В свою очередь Р. С. Восканян, склоняясь, по-видимому, к такому же мнению, не исключает в процессе совершенствования Закона РФ о товарных знаках «возможность предоставлять исключительные права на товарный знак при наличии товаров владельца этого знака».[399]

В принципе, нет сомнений в том, что размещение знака на самом товаре является наиболее эффективной и действенной формой использования обозначения. Однако введение оценки использования товарного знака лишь с точки зрения его реального применения представляется нецелесообразным по следующим соображениям.

1. В основу оценки использования товарного знака положено именно фактическое использование обозначения, а номинальное применение допускается лишь в случае наличия особых обстоятельств, при которых реальное применение знака является невозможным. В этой связи возникает вопрос: какие обстоятельства следует считать уважительными? Закон РФ о товарных знаках (п. 1 ст. 22) указанное понятие не раскрывает.

Полагаем, что к уважительным причинам неприменения знака на товаре и/или его упаковке можно отнести: а) невозможность проставления на товаре из-за его вида (жидкий, освобожденный от маркировки и т. д.); б) изменение конъюнктуры рынка. В литературе[400] верно отмечалось, что временные финансовые затруднения правообладателя, необходимость получения им лицензии на производство некоторых видов товаров не могут быть отнесены к уважительным причинам неиспользования знака.

Уважительные причины неприменения товарного знака на товаре (упаковке) следует отличать от причин, не зависящих от владельца товарного знака, при доказанности которых право на обозначение в случае его неиспользования может быть сохранено (п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках). К таким причинам относятся обстоятельства, которые независимо от воли владельца знака затруднили или сделали невозможным использование обозначения (наличие непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия, а также обстоятельства, связанные с личностью владельца: временная утрата дееспособности, состояние здоровья и др.).

2. Нужно учитывать, что одно и то же обозначение, как правило, одновременно регистрируется в отношении товаров и услуг, т. е. в качестве товарного знака и знака обслуживания. Ввиду специфики услуг способы их маркировки отличны от маркировки товаров. Услуги обозначаются путем воспроизведения знака обслуживания на эмблемах, официальных бланках, одежде обслуживающего персонала, фирменных пакетах, ярлыках и т. д. Следовательно, номинальное использование для знаков обслуживания является основным. Поэтому в связи с отсутствием указания на этот бесспорный факт в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, применение обозначения в сфере оказания услуг можно отнести к уважительным причинам неиспользования знака обслуживания на товаре (упаковке).

Поскольку реализация права на товарный знак в значительной степени касается не только интересов его правообладателя, но и конкурентов (в частности, лиц, заинтересованных в сужении объема правовой охраны товарного знака), а также Патентного ведомства, не заинтересованного в засорении Реестра, в законе определены последствия неиспользования обозначения. Неиспользование знака при наличии определенных обстоятельств служит основанием для утраты права на товарный знак (п. 3 ст. 22, абз. 4 п. 1 ст. 29 Закона РФ о товарных знаках). При решении вопроса о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием нужно обратиться к иным критериям оценки использования товарного знака, помимо рассмотренного. К таким критериям можно отнести объем использования товарного знака, срок использования, а также соответствие зарегистрированного и используемого обозначений.

Заметим, что вопрос, касающийся критериев оценки использования обозначения, представляется довольно сложным. К примеру, проблема объема использования знака в действующем законодательстве. Не достаточно четко отражен в Законе РФ о товарных знаках вопрос о территории использования.

Давая характеристику объема использования товарного знака, нужно отметить, что в литературе предлагается различать две стороны этого вопроса: количественную и качественную.[401] Кроме того, решение данной проблемы зависит от конкретных условий производства продукции, а также специфики товаров. Например, использование может быть признано достаточным в случае применения изделия на ограниченном числе изделий, если товарным знаком обозначаются какие-либо уникальные приборы, изделия, пользующиеся ограниченным спросом. Наоборот, если товарный знак предназначается для маркировки серийных партий изделий, а применяется лишь на единичных опытных образцах, его использование может быть квалифицировано как недостаточное.

Качественная сторона вопроса об объеме использования связана с оценкой соответствия перечня товаров, указанных при регистрации, фактически маркируемым товарам. Указанные перечни, по общему правилу, должны друг с другом совпадать. Однако на практике встречаются различные несоответствия между перечнем зарегистрированных и фактически маркируемых товаров. Во-первых, возможна ситуация, когда знак используется для товаров, не указанных в регистрационном перечне. Такое использование товарного знака является неправомерным и не учитывается как исполнение обязанности по применению знака.[402] Исключение составляют случаи, когда обозначение применяется для товаров, формально не указанных в регистрационном перечне, но охватываемых одним из терминов перечня как родовым понятием. В этой ситуации использование знака является правомерным. Во-вторых, возможны случаи, когда знак фактически используется для более узкого круга товаров, чем это указано при регистрации. В этом случае Высшая патентная палата (Палата по патентным спорам после ее создания) вправе рассмотреть вопрос о сужении объема охраны товарного знака путем исключения из перечня товаров тех объектов, которые фактически не производятся или не маркируются товарным знаком.

При этом остается неясным, будет ли основанием для уменьшения объема правовой охраны то обстоятельство, что товарный знак используется лишь для части товаров, в отношении которых остальные товары, указанные в регистрационном перечне, могут считаться однородными. Полагаем, что подобное использование обозначения нужно считать достаточным, ибо, если произойдет погашение знака для товаров, однородных тем, на которых обозначение использовалось, то последующая регистрация тождественного обозначения на имя другого лица в отношении этих товаров будет противоречить требованиям п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках. В любом случае критерии оценки объема использования товарного знака необходимо закрепить в соответствующих Методических рекомендациях, разработанных Роспатентом.

Следующим является вопрос о возможности изменения вида товарного знака в процессе его использования и учете указанных изменений при оценке использования знака. Данная проблема связана с тем, что на практике по тем или иным причинам (рекламно-коммерческим, технологическим и т. д.) часто встречаются несоответствия между используемым и зарегистрированным знаком. При этом владельцы товарных знаков приводят факт применения зарегистрированного знака с внесенными изменениями в качестве доказательства использования обозначения. Этот же вопрос иногда возникает при столкновении интересов различных фирм. Например, российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака, содержащего словесное обозначение «Мир», выполненное в кириллице. При экспертизе выяснилось, что в 1992 г. немецкой фирмой зарегистрирован товарный знак, содержащий словесное обозначение «Mir», выполненное латинскими буквами, на те же виды товаров и услуг. Российский заявитель, получив запрос экспертизы, подал в Высшую патентную палату заявление о досрочном прекращении действия регистрации данного товарного знака по причине его неиспользования. Свое ходатайство он мотивировал тем, что немецкая фирма не использовала товарный знак в том виде, в каком он охраняется на территории РФ.[403]

Указание на возможность видоизменения товарного знака содержится в ст. 5. С. (2) Парижской конвенции, в соответствии с которой применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку. Исходя из положений Парижской конвенции, можно сделать вывод, что допустимо изменение отдельных элементов знака (например, исполнение словесного знака заглавными буквами, а не строчными; использование изобразительного знака в зеркальном изображении; изменение цветового сочетания элементов знака и проч.), если при этом не меняется его существо. Данное правило закреплено и в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 22). Если же характер знака изменяется существенно, то требуется оформление новой заявки.[404]

Таким образом, владелец товарного знака в качестве доказательства использования обозначения вправе представить его в несколько измененном виде. Оценку различия между зарегистрированным и используемым знаком в этом случае должен производить орган, рассматривающий данный спор. С другой стороны, обладатель права на товарный знак может подать заявление о внесении изменений в регистрацию знака, касающихся отдельных элементов обозначения. Если в Реестр и свидетельство Роспатентом внесена соответствующая запись, это должно быть принято во внимание Палатой по патентным спорам в качестве доказательства того, что применение измененного товарного знака тем не менее не изменяет его существа.

Следующим важным параметром использования знака является его срок. Характеристика продолжительности использования товарного знака содержится в ряде статей Закона РФ о товарных знаках (ст. 2, 16, п. 3 ст. 22, ст. 29). Однако наибольший интерес в контексте рассматриваемого вопроса представляет срок возможного неиспользования товарного знака. В соответствии с требованиями, установленными в п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Из анализа указанной нормы вытекает, что, во-первых, срок неиспользования товарного знака равен любым трем годам, истекшим после регистрации обозначения, и, во-вторых, указанный срок должен быть непрерывным.

Заметим, что в новой редакции п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках срок неиспользования сокращен с 5 до 3 лет. Подобное уменьшение периода неиспользования знака представляется не вполне оправданным, учитывая небольшой практический опыт решения данной группы дел Высшей патентной палатой, а также отсутствие в законодательстве ряда критериев оценки использования знака. Именно пятилетний период берется за основу при решении рассматриваемого вопроса в большинстве зарубежных стран (США, Франции, ФРГ, Великобритании и др.), тогда как трехлетний срок применяется в небольшой группе стран.[405] Наконец, уменьшение срока неиспользования товарного знака может привести к определенным злоупотреблениям, ибо доказывать использование знака обязан владелец обозначения, отрываясь от основной деятельности, а лицо, подавшее заявление о прекращении охраны обозначения ввиду его неиспользования, не несет никакой ответственности в случае подтверждения использования знака.

Заканчивая рассмотрение вопроса, касающегося времени неиспользования товарного знака, отметим, что иногда вполне возможно приостановление этого срока. В частности, обстоятельством, приостанавливающим трехлетний срок неприменения знака, может являться оспаривание регистрации товарного знака третьими лицами в соответствии со ст. 28 Закона РФ о товарных знаках. Полагаем, что период существования подобных обстоятельств должен исключаться из общего трехлетнего срока неиспользования знака, что целесообразно отразить в Законе РФ о товарных знаках.

Давая характеристику критериям оценки использования товарного знака, нельзя не отметить, что вопрос о том, на какой территории должен вводиться в хозяйственный оборот товар, маркируемый товарным знаком, либо осуществляться номинальное применение обозначения для доказанности использования товарного знака, также не решен достаточно четко. Считаем, что, учитывая территориальные пределы действия права на товарный знак, использование обозначения должно иметь место на территории РФ, то есть страны, где действует указанное право. Косвенное указание на территорию России при оценке использования знака содержится в абз. 2 п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Таким образом, применение знака на другой территории не будет принято во внимание при рассмотрении вопроса об его использовании. Указанного правила придерживаются законодательства многих зарубежных стран, хотя в некоторых государствах (например, США, Канада) учитывается и использование за рубежом.[406]

Неприменение знака в течение указанного срока при наличии определенных обстоятельств служит основанием для утраты владельцем права на обозначение. К таким обстоятельствам можно отнести: а) обращение третьего лица с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ввиду неиспользования; б) отсутствие оправдывающих неиспользование причин.

Условия подачи и рассмотрения заявлений о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака ввиду его неиспользования предусмотрены в настоящее время в Правилах подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Российского агентства по патентам и товарным знакам (в редакции приказа Роспатента от 4 декабря 1998 г.; далее Правила).[407] Рассмотрение указанных заявлений в соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках возложено на Палату по патентным спорам с момента ее создания.

В соответствии с п. 3.1 Правил, а также согласно п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках доказательства использования знака должны представляться правообладателем. В качестве таких доказательств могут быть предоставлены документы об объеме выпуска или продаж товара на территории РФ, документы о рекламе, копия лицензионного договора и др.

Как видно, владелец товарного знака и лицо, подавшее заявление, находятся в неравном положении. Первый вынужден предоставлять доказательства, отрываясь от основной деятельности, а второй зачастую действует наугад. Еще больше положение правообладателя осложняется в связи с тем, что в случае непредставления им отзыва на заявление третьего лица Высшая патентная палата вправе принять решение о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака или о досрочном прекращении охраны международной регистрации товарного знака на территории РФ (п. 6.2 Правил).

Вместе с тем Высшая патентная палата не всегда располагает возможностями для надлежащего уведомления владельца знака, если изменения наименования или адреса последнего не были внесены в Реестр товарных знаков и свидетельство. Следовательно, поскольку обладатель права на товарный знак не имел возможности предоставить отзыв на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, он может оспорить решение Высшей патентной палаты в судебном порядке. В качестве ответчика в таком случае будет выступать Роспатент, аннулировавший регистрацию без предоставления владельцу возможности отстаивать свои права.[408]

Необходимость решения проблем, так или иначе касающихся использования товарных знаков, назрела сейчас и при рассмотрении дел в сфере товарных знаков арбитражными судами. При этом наибольший интерес вызывает затронутый судами вопрос о том, подлежит ли защите право на знак в случае, если право на использование обозначения истцом не реализовано? Характерным в этом отношении является следующее судебное дело.[409]

Истец ЗАО «Инфен-Трейдинг» обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к ООО «Партнер – Лайн» и просил вынести решение, с целью обязать ответчика прекратить использование товарного знака «Talento» на продаваемой мебели, обязать ответчика удалить указанный товарный знак с продаваемой мебели и обязать ответчика опубликовать в газете «Владивосток» решение суда по настоящему иску с целью восстановления деловой репутации истца. При рассмотрении дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, на стороне ответчика были привлечены ООО «Атлас» и компания «Дасан офис систем Ко., Лтд.» (Республика Корея). Решением суда иск был удовлетворен. При рассмотрении в судебном заседании апелляционной жалобы ответчика были исследованы материалы дела, в соответствии с которыми установлено, что свидетельство на товарный знак «Talento» в РФ было выдано АОЗТ «Инфен» 16 января 1998 г. (приоритет установлен с 7 июня 1995 г.). Владелец товарного знака вправе его использовать на товарах и услугах следующих классов МКТУ: 20 – мебель; 35 – агентство по импорту-экспорту, сбыт товара через посредника; 42 – реализация товара. Далее, 5 мая 1998 г. товарный знак был переуступлен ЗАО «Инфен-Трейдинг» (истцу), о чем в свидетельстве имеется отметка.

Такой же товарный знак имеется на мебели, которую ввозит ответчик для реализации из Республики Корея.

Проверив материалы дела и правильность применения норм материального права, апелляционная инстанция сочла, что жалоба ответчика подлежит удовлетворению, а решение суда первой инстанции – отмене по следующим основаниям.

Материалами дела установлено, что знак «Talento» надлежащим образом зарегистрирован и в РФ и в Республике Корея, причем в Республике Корея с более ранним приоритетом.

Коллегия с учетом нижеследующих обстоятельств посчитала, что истцом не реализовано право на использование своего товарного знака. Так, истец пояснил, что товарный знак «Talento» в виде пластикового носителя на мебель наносится непосредственно ЗАО «Инфен-Трейдинг». Мебель же покупается на российских предприятиях, назвать которые истец отказался, опасаясь недобросовестной конкуренции со стороны ответчика. Суд же предположил, что истец представил недостоверную информацию, так как в буклете, рекламирующем продаваемую мебель истца представлена мебель из Южной Кореи, в частности, с фабрики компании «Дасан Офис Система Мебель Ко., Лтд.» Эти доводы суда подтвердила корейская компания, привлеченная судом в качестве третьего лица. В письме в апелляционную инстанцию указанная компания сообщила, что в Приморский край поставляет свои товары с торговой маркой «Talento» двум компаниям – компании «SRP», которая реализует мебель через компанию «Инфен-Трейдинг», и компании «Атлас», которая реализует мебель через компанию «Партнер-Лайн».

Материалами дела подтверждено, что ответчик правомерно использует спорный товарный знак, ибо компания «Дасан» – владелец обозначения, дала согласие на реализацию мебели с товарным знаком «Talento» на российском рынке через ООО «Атлас». Ответчик осуществляет перепродажу мебели с указанным товарным знаком по договору с ООО «Атлас».

Поскольку установлено, что ответчик и третье лицо используют спорный товарный знак с согласия корейского владельца, то истец не вправе запретить использовать этот товарный знак, который является независимым от его товарного знака. На основании изложенного решение суда первой инстанции было отменено.

Проверив законность указанного решения, кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа нашла его подлежащим отмене с передачей дела на новое рассмотрение, поскольку выводы суда не соответствовали материалам дела. Так, в материалах дела отсутствует правоустанавливающий документ на товарный знак, зарегистрированный за компанией «Дасан». Согласно представленному свидетельству о регистрации торговой марки «Talento» в Республике Корея этот товарный знак зарегистрирован на имя гражданина Ким Генг Чжона в отношении группы товаров, в которую не включена офисная мебель. При новом рассмотрении дела суду рекомендовано устранить указанное противоречие, а также решить вопрос: подлежит ли защите право на знак в случае, если право на использование обозначения судом не реализовано.

Полагаем, что при решении указанного дела необходимо исходить из следующего. Во-первых, нужно учитывать, что по общему правилу товарные знаки пользуются правовой охраной лишь в пределах территории того государства, в котором обладатель исключительного права приобрел указанное право в установленном законом порядке. Как следует из материалов дела, истец обладает свидетельством на спорный товарный знак, выданным 16 января 1998 г. Товарный знак, используемый ответчиком, зарегистрирован на территории Кореи и, следовательно, правовой охраной в РФ не обладает. В свою очередь истец имеет исключительное право на знак «Talento» в соответствии со ст. 3, 4 Закона РФ о товарных знаках, в том числе право запрещать использование знака другими лицами.

Во-вторых, положения ст. 23 Закона РФ о товарных знаках в настоящем случае неприменимы.

В-третьих, вопрос о защите права на товарный знак не должен ставиться в зависимость от использования обозначения, так как объем прав владельца знака устанавливается на основании государственной регистрации. Последствия неиспользования знака, четко зафиксированные в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, суд применять не может до рассмотрения дела уполномоченным органом.

Поэтому иск должен быть удовлетворен, ибо действия ответчика (ввоз, продажа) нарушают право истца на товарный знак.

Поскольку товарный знак является элементом рыночной экономики, важное значение приобретает эффективность его использования, включая применение различных способов и методов продвижения обозначения на рынке. «Под эффективностью использования товарного знака следует понимать степень общественного воздействия товарного знака на производство, сбыт и эксплуатацию определенных видов продукции, маркированной данным товарным знаком, или на объем оказания услуг, сопровождаемых данным знаком обслуживания».[410] Результатом такого воздействия будет привлечение наибольшего количества потребителей к товарам обладателя права на товарный знак, а следовательно, получение последним максимальной прибыли.

Заметим, что проблема эффективности использования товарных знаков исследовалась в работах многих авторов.[411] При этом некоторые ученые, рассматривая указанный вопрос, касались лишь отдельных сторон проблемы.[412] Другие авторы, в свою очередь, старались решить указанную проблему в целом, анализируя в совокупности факторы, влияющие на оптимальное использование обозначений. Например, В. М. Сергеев выделил следующие конкретные направления повышения эффективности использования товарных знаков: повышение рекламно-эстетических свойств товарного знака; повышение качества маркируемых товаров; повышение эффективности правовой охраны товарных знаков; совершенствование системы использования товарных знаков.[413]

В целом соглашаясь с предложенной классификацией мер повышения эффективности использования товарных знаков, отметим, что непосредственно к самим товарным знакам относятся лишь первое, третье и четвертое направления. Если обратиться к основным требованиям, предъявляемым непосредственно к товарному знаку для решения задачи повышения эффективности использования обозначения, то их, на наш взгляд, можно классифицировать следующим образом: а) технологические; б) психологические; в) правовые.

Товарный знак соответствует технологическим требованиям, если его можно нанести на изделия, использовать в оформлении помещений, на фирменной одежде и т. д. Следовательно, для эффективности использования обозначения при его разработке необходимо учитывать способ, каким он будет тиражироваться на продукции.

В соответствии с психологическими требованиями обозначение должно положительно воздействовать на потребителя, быть запоминаемым, индивидуальным. Это может быть достигнуто путем разработки нового товарного знака, модернизации существующего, применения вариантов товарного знака, включения в товарный знак вспомогательной части фирменного наименования и т. д.

Психологические требования к обозначению тесно связаны с совершенствованием способов использования знака. При этом важное значение при продвижении товарного знака на рынке имеет реклама. Как отмечала Л. Д. Нефедова, «использование товарных знаков в маркировке товаров и их рекламе является единой проблемой».[414] Для того чтобы получить пригодные для рекламы товарные знаки, при их разработке следует учитывать законы психологии, которые учат различать, что привлекает внимание человека, а что оставляет его равнодушным. В частности, при создании товарного знака нужно учитывать такие аспекты как категории потребителей продукции, условия ее сбыта.

Проводимые исследования выявили большую зависимость между рекламным бюджетом компаний и распознаваемостью товарного знака, что подтверждается следующими данными.[415]

Из приведенных данных видно, что коммерческий успех, например, компании «Довгань» напрямую зависел от проводимых ею рекламных мероприятий.[416] Таким образом, товарный знак, отвечающий психологическим требованиям, устанавливает определенную связь между производством и потреблением товаров, как правило, с помощью рекламы.

Наконец, правовые требования к товарному знаку выражаются в необходимости своевременной регистрации обозначения и получении охранного документа, а также в осуществлении действий, поддерживающих право на товарный знак в силе.

Можно сделать вывод, что в условиях рыночной экономики повышение эффективности использования товарных знаков достигается при условии соответствия знака совокупности указанных требований с учетом факторов, влияющих на совершенствование системы использования знаков (применение разнообразных форм рекламы; постоянное изучение структуры потребительского спроса; использование новых форм передачи права на товарный знак и др.).

Вопрос, касающийся использования товарного знака имеет еще один аспект. Речь идет о предупредительной маркировке, право на использование которой закреплено за владельцем товарного знака ст. 24 Закона РФ о товарных знаках. Опираясь на содержание указанной нормы, можно вывести определение предупредительной маркировки. Предупредительная маркировка представляет собой уведомление в форме определенной записи, которое проставляется рядом с товарным знаком с целью предупреждения всех третьих лиц о наличии исключительного права владельца знака на данное обозначение. Таким образом, возможность применения предупредительной маркировки имеет важное значение для предотвращения нарушения права на товарный знак.

Хотя применение предупредительной маркировки не является обязанностью правообладателя, отечественным предпринимателям необходимо учитывать, что использование данного уведомления повышает эффективность использования самого товарного знака в рыночных условиях. Этому способствуют рекламная, информационная и патентно-правовая функции маркировки, подробно проанализированные в работах В. М. Сергеева.[417] Целесообразность использования предупредительной маркировки главным образом состоит в том, что она является прямым оповещением о действии права на товарный знак, облегчая процесс защиты обозначения.

Следует подчеркнуть, что в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (ст. 24) впервые зафиксированы формы предупредительной маркировки в виде латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности (®); слова «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак». Если обратиться к международной практике, то можно выделить следующие символы, используемые в качестве предупредительной маркировки:[418]

R – Registered – Товарный знак зарегистрирован в Патентном ведомстве.

L–Logo – Логотип заявлен в Патентное ведомство в качестве словесного обозначения.

TM – Trade Mark – Товарный знак заявлен в Патентное ведомство, но еще не зарегистрирован.

SM – Service Mark – Знак обслуживания заявлен в Патентное ведомство, но еще не зарегистрирован.

Представляется, что в целях простоты, единообразия, а также в соответствии с международной практикой более логично закрепить в качестве формы предупредительной маркировки наиболее часто применяемый в обороте символ: латинская буква «R» в окружности. При этом данное уведомление должно применяться только в отношении зарегистрированных товарных знаков, ибо если знак не зарегистрирован, такое применение будет являться противоправным.[419] Вместе с тем можно согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что вполне допустимо использование особой предупредительной маркировки в отношении заявленных на регистрацию знаков, находящихся в процессе экспертизы.[420] Хотя в законодательстве в настоящее время нет указания на подобное правомочие, на практике указанная маркировка применяется довольно широко в виде специального уведомления «ТМ». Если подана заявка на регистрацию знака обслуживания, более уместно употребление символа «SM».

Завершая рассмотрение вопроса, связанного с предупредительной маркировкой, можно сделать вывод о том, что эта маркировка не должна использоваться на обозначениях товаров до подачи заявки на регистрацию товарного знака. Во-первых, такое применение маркировки считается уголовно наказуемым, а, во-вторых, преждевременное использование заявителем предупредительной маркировки создает определенные затруднения при экспертизе заявленного обозначения.[421]