4.3. Формы распоряжения товарным знаком

Правообладатель, обладая исключительным правом на использование товарного знака, может не только сам применять его для маркировки соответствующих товаров в процессе их изготовления и сбыта, но и полностью или частично передать свои правомочия третьим лицам, либо иным образом распорядиться обозначением по своему усмотрению в пределах, предусмотренных законом. Возможность по распоряжению товарным знаком включена в содержание исключительного права на товарный знак в качестве элемента правомочия владельца товарного знака на собственные действия.[422] Необходимость распоряжения товарным знаком может быть вызвана различными причинами. В частности, реализация указанной возможности помогает осваивать новые рынки сбыта, расширять территорию распространения знака, получать материальную выгоду, а в некоторых случаях[423] – сохранять правовую охрану обозначения.

В литературе характеристика распоряжения товарным знаком в основном сводится к возможности передачи права на товарный знак в форме уступки обозначения или предоставления лицензии на его использование.[424] В то же время некоторые авторы отмечают, что возможность распоряжения товарным знаком реализуется также путем подачи заявления о досрочном прекращении действия регистрации знака.[425]

Подобная трактовка рассматриваемой возможности обладателя права на товарный знак представляется довольно узкой. Помимо указанных форм к распоряжению товарным знаком можно отнести возможность внесения правообладателем имущественного права на использование обозначения в уставный (складочный) капитал юридического лица в соответствии с п. 6 ст. 66 ГК РФ, а также в общее имущество товарищей по договору о совместной деятельности (ст. 1041–1054 ГК РФ); возможность залога имущественного права на использование товарного знака в соответствии со ст. 54 Закона РФ «О залоге»[426] от 29 мая 1992 г. и ст. 336 ГК РФ. Исключительное право на товарный знак может быть объектом доверительного управления (п. 1 ст. 1013 ГК РФ). Кроме того, не исключена возможность распоряжения исключительным правом на товарный знак путем завещания.

Наибольшее практическое значение имеют три основные юридические формы передачи права на товарный знак: уступка товарного знака (ст. 25 Закона РФ о товарных знаках), выдача лицензий на использование обозначения (ст. 26 Закона РФ о товарных знаках), а также коммерческая концессия (глава 54 ГК РФ).[427] Заметим, что указанные формы передачи права на товарный знак получили широкое распространение во всем мире. Это вызвано тем, что в настоящее время очень сложно создать новый товарный знак, способный конкурировать с уже известными знаками на рынке однородных товаров и услуг. Поэтому многие предприниматели стараются пользоваться уже хорошо зарекомендовавшими себя обозначениями для маркировки и рекламы новых товаров.

В историческом аспекте передача права на товарный знак прошла путь от безусловного запрещения до прямого разрешения в отдельных странах. В ранний период использования рассматриваемых объектов промышленной собственности законодательство большинства государств не допускало самостоятельного отчуждения права на знак, ибо товарные знаки рассматривались как часть единого имущества предприятия и поэтому подлежали передаче только вместе с этим имуществом. К примеру, в соответствии с российским Законом «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» 1896 г. право на товарный знак могло передаваться другому лицу, но не иначе как в случае отчуждения или сдачи в аренду самого предприятия с сохранением фирмы. Однако изменения в капиталистической системе хозяйства, связанные с монополизацией производства, расширением коммерческих связей между производителями, обусловили экономическую потребность в передаче права на товарный знак независимо от остального имущества предприятия.

В настоящее время можно выделить два способа отчуждения права на знак: «связанный» и «свободный». «Свободный» способ отчуждения права на товарный знак, в отличие от «связанного», предполагает передачу права на обозначение как таковое, независимо от остального имущества предприятия.[428] К числу стран, допускающих свободное отчуждение права на знак, относятся Великобритания, Франция, Канада, Австрия, а также некоторые другие государства, в том числе и Россия.

Уступка обозначения и предоставление лицензии на использование товарного знака производится на основании соответствующих гражданско-правовых договоров: по договору об уступке товарного знака и лицензионному договору. Следует подчеркнуть, что в законодательстве по товарным знакам нет подробной регламентации указанных договоров, за исключением положений, касающихся регистрации рассматриваемых сделок. В отношении же ГК РФ, наиболее емкая часть которого посвящена обязательственному праву, можно отметить, что, несмотря на значительное расширение круга урегулированных Кодексом договоров, нормы о лицензионном договоре и договоре об уступке (как товарного знака, так и патентных прав) в этом нормативном акте отсутствуют.

Вместе с тем существует мнение, что с принятием II части ГК РФ регулирование правоотношений, связанных с использованием товарных знаков по лицензионному договору, осуществляется в соответствии с главой 54 ГК РФ, регламентирующей договор коммерческой концессии.[429] Полагаем, что данное мнение не бесспорно, в связи с чем остановимся на рассмотрении указанного аспекта правового регулирования передачи права на товарный знак.

Договор коммерческой концессии рассматривается как новая, наиболее прогрессивная система организации бизнеса. Практика заключения подобных сделок в нашей стране существует, хотя и не получила широкого распространения. Такие известные фирмы, как «Макдональдс», «Баскин-Роббинс» и др. организуют производство путем заключения этого вида договора. В числе первых договоров коммерческой концессии, зарегистрированных Роспатентом в 1996 г., был договор между правообладателем – компанией «Колгейт Палмолив» (США) и пользователем – АО «Колгейт Палмолив» (РФ), по которому правообладатель предоставил права на использование 35 изобретений и 7 промышленных образцов в области производства предметов и средств гигиены, а также права на использование около 60 товарных знаков.[430]

Заметим, что относительно правовой природы указанного договора в литературе нет единого мнения. Некоторые авторы полагают, что договор коммерческой концессии является разновидностью лицензионных договоров. Например, В. Смирнов считает, что для указанного соглашения логичным было бы название «смешанной лицензии».[431] Л. А. Трахтенгерц, также относя договор коммерческой концессии к разновидности лицензионных договоров, в дальнейшем сам себе противоречит, говоря о франчайзинге как о самостоятельном виде договоров.[432] Другие же авторы (в частности, Е. А. Суханов, Г. Е. Авилов) рассматривают франчайзинг как вполне самостоятельную разновидность договоров, отмечая при этом комплексный характер концессионного соглашения.[433] Последнее мнение представляется более верным по приведенным ниже соображениям.

Безусловно, у лицензионного договора на использование объектов промышленной собственности, в том числе товарного знака, и договора коммерческой концессии много общих черт. Понятие лицензионного договора содержится только в Патентном законе РФ, однако оно вполне применимо при передаче права на использование любого охраноспособного объекта промышленной собственности. Согласно п. 1 ст. 13 указанного нормативного акта, по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, с соблюдением ограничений, возложенных на пользователя законом или договором (п. 1–2 ст. 1027 ГК РФ). Таким образом, можно сделать вывод, что в обоих случаях речь идет о предоставлении права на использование соответствующих объектов интеллектуальной собственности в том или ином объеме.

Вместе с тем коммерческая концессия, в отличие от лицензионного договора, предполагает передачу предоставленного правообладателем комплекса исключительных прав, включающего в себя право на фирменное наименование (коммерческое обозначение), право на охраняемую коммерческую информацию, а также права на товарные знаки, знаки обслуживания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые необходимы для использования в определенной сфере предпринимательской деятельности. Можно согласиться с В. Смирновым в том, что состоять такой комплекс может из любого количества прав, но не менее двух.[434] Следует отметить, что фирменное наименование или коммерческое обозначение являются необходимыми составляющими комплекса исключительных прав, передаваемых по концессионному соглашению. Поэтому в случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами договор коммерческой концессии прекращается (п. 3 ст. 1037 ГК РФ). По лицензионному же договору право на использование чужого фирменного наименования не может быть предоставлено. Подчеркнем, что до введения в действие главы 54 ГК РФ право на фирму являлось в принципе правом неотчуждаемым и могло быть передано другому лицу лишь в случае передачи самого предприятия.[435]

Еще одно непременное условие договора франчайзинга состоит в том, что его сторонами должны выступать коммерческие организации и граждане – предприниматели (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). К сторонам лицензионных соглашений такие требования не предъявляются. Например, в соответствии со ст. 26 Закона РФ о товарных знаках лицензиатом может быть юридическое лицо, а также гражданин – предприниматель.

Для франчайзинга свойственно сотрудничество сторон в процессе исполнения обязательства, так как их конечные интересы во многом совпадают. Коммерческий успех пользователя во многом зависит как от умения правообладателя надлежаще обучить контрагента правилам работы созданной системы извлечения прибыли, так и от постоянного контроля пользователя и содействия ему в течение срока действия договора коммерческой концессии (ст. 1031 ГК РФ). Таким образом, пользователю передаются особые приемы и методы ведения бизнеса (методы управления, особенности производства товаров и подготовки персонала, приемы рекламирования продукции и проч.) под фирменным наименованием и товарным знаком правообладателя. Кроме того, концессионный договор может предусматривать использование пользователем всех элементов корпоративного облика фирмы-правообладателя, включая использование персоналом специальной униформы, особого внешнего и внутреннего дизайна помещений правообладателя.[436]

Вместе с тем ГК РФ не относит условие о постоянном консультационном содействии, оказываемом правообладателем пользователю, к существенным условиям договора, ставя его в зависимость от усмотрения сторон (п. 2 ст. 1031). Однако предусмотрен обязательный инструктаж пользователя и его работников по всем вопросам, связанным с осуществлением соответствующих прав (п. 1 ст. 1031 ГК РФ). Заметим, что тесные рабочие отношения между лицензиаром и лицензиатом не являются обязательным условием лицензионного соглашения.[437]

Наконец, важным отличием договора коммерческой концессии от лицензионного является то, что прекращение исключительного права, пользование которым предоставлено по договору франчайзинга, не ведет к прекращению этого договора (ст. 1040 ГК РФ), свое действие прекращает лишь «лицензионная часть» концессионного соглашения. Между тем прекращение исключительного права, переданного по лицензионному договору, ведет к прекращению указанной сделки. В литературе приводятся и другие различия между названными договорами, которые, на наш взгляд, являются второстепенными.[438]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор коммерческой концессии является более сложным, чем лицензионный договор. Кроме того, франчайзинг носит комплексный характер, ибо в нем присутствуют элементы лицензионного соглашения, договора об оказании услуг, договора о совместной деятельности, а иногда и других договоров. Поэтому договор коммерческой концессии регламентируется в ГК РФ как самостоятельный вид договора.[439]

Продолжая рассмотрение вопроса о применении к рассматриваемым отношениям норм ГК РФ, отметим высказанную в литературе точку зрения о том, что уступка исключительных прав может опосредоваться с помощью договора купли-продажи имущественных прав (п. 4 ст. 454 ГК РФ). При этом исключительные права могут быть предметом купли-продажи в случаях, когда это не противоречит природе таких прав и не запрещено специальным нормативным актом.[440] Полагаем, что договор уступки товарного знака не может расцениваться в качестве разновидности договора купли-продажи, несмотря на общую экономическую сущность указанных соглашений. Специфика правового регулирования договоров об уступке товарных знаков заключается в следующем:

1) существуют специальные нормативные акты, регламентирующие понятие, существенные условия, порядок оформления такого договора (Закон РФ о товарных знаках (ст. 25); Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака (п.5));

2) предметом договора является передача свидетельства на товарный знак, представляющего собой юридический документ, удостоверяющий приоритет и исключительное право на использование товарного знака;

3) сторонами договора в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках могут быть только юридические лица и граждане – предприниматели;

4) существует специальный порядок оформления договора об уступке товарного знака. Соглашение вступает в силу с момента регистрации в Роспатенте, незарегистрированные договоры считаются недействительными;

5) законодательство не запрещает безвозмездную уступку товарного знака.[441]

Следовательно, есть основания для того, чтобы отнести договор об уступке товарного знака к самостоятельному виду договоров.

В заключение характеристики правового регулирования форм передачи права на товарный знак, заметим, что в итоговом проекте четвертой части ГК РФ «Интеллектуальная собственность» договор об уступке прав и лицензионный договор выделены в качестве самостоятельных видов соглашений (ст. 14, 15). Представляется нецелесообразным вынесение рассматриваемых договоров за рамки обязательственного права. Гораздо логичнее внести дополнения во II часть ГК РФ, урегулировав данные договоры в главе, предшествующей главе 54 Кодекса.

Таким образом, в настоящее время к договору об уступке товарного знака и лицензионному договору на использование обозначения должны применяться общие положения ГК РФ о сделках и договорах.

Следует иметь ввиду, что в литературе выделяется особый класс гражданско-правовых договоров – договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, куда, в частности, включают договор об уступке патента, патентно-лицензионные договоры, договор о передаче ноу-хау, авторские договоры, договоры на выполнение научно-исследовательских работ, а также на передачу научно-технической продукции.[442] В связи с этим подчеркнем, что, во-первых, договор об уступке товарного знака и договор коммерческой концессии также относятся к указанному классу гражданско-правовых договоров. Во-вторых, в системе обязательств необходимо, наряду с другими группами договорных обязательств, выделять обязательства по передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, на что при классификации обязательств в правовой литературе не всегда обращается внимание.[443]

Рассмотрим теперь более подробно формы передачи права на товарный знак, предусмотренные Законом РФ о товарных знаках.

Уступка товарного знака означает передачу исключительного права на обозначение правообладателем другому лицу (организации либо гражданину – предпринимателю) в отношении всех или части товаров, для которых знак зарегистрирован. Таким образом, в силу договора об уступке товарного знака правообладатель отказывается от его дальнейшего использования и передает исключительное право на товарный знак приобретателю, который, в свою очередь, обязуется предоставить правообладателю встречное удовлетворение, если оно предусмотрено договором.

Согласно ч. 1 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках товарный знак можно уступить в отношении как всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, так и в отношении какой-либо их части. Этим положением подчеркивается тот факт, что передача права производится не просто на знак как определенный символ, а на товарный знак, т. е. в его связи с определенными товарами, относящимися к соответствующим классам. Это обстоятельство следует учитывать при уступке товарного знака, зарегистрированного по большому числу классов товаров, если обозначение уступается лишь для ограниченного числа классов либо только для части товаров в рамках одного класса. В этом случае к приобретателю права на товарный знак переходят все права на обозначение, но только в отношении конкретных товаров. Приобретатель исключительного права на обозначение может использовать товарный знак на указанных товарах и их упаковке, а кроме того, вправе выдавать лицензии на использование товарного знака другим лицам. Прежний же правообладатель должен в дальнейшем использовать обозначение только на товарах, право маркировки которых не перешло к иному лицу по договору об уступке товарного знака. В случае уступки права на товарный знак в отношении всех товаров, для которых знак зарегистрирован, приобретатель принимает на себя полностью все права и обязанности прежнего правообладателя.

В настоящее время в отечественном законодательстве предусмотрена уступка товарного знака как вместе с предприятием, на котором обозначение используется, так и без передачи имущества предприятия. Так, в соответствии с п. 1, 2 ст. 559 ГК РФ по договору продажи предприятия права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ, услуг переходят к покупателю вместе с имуществом предприятия, если иное не предусмотрено договором. Передача товарного знака может осуществляться и без передачи предприятия, с которым он связан. Однако при этом возникает опасность ввести в заблуждение потребителя, ибо товарный знак обычно ассоциируется у покупателей с определенным производителем соответственного товара или услуги.[444]

В целях охраны интересов потребителей при уступке обозначения Закон РФ о товарных знаках (ч. 2 ст. 25) установил существенное ограничение для совершения рассматриваемых сделок. Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовления. Указанное ограничение сформулировано в Законе РФ о товарных знаках достаточно размыто, что вызывает определенные трудности при заключении рассматриваемых договоров. Тем не менее, опираясь на содержание положений приведенного нормативного акта, а также принимая во внимание рекомендации специалистов Роспатента, можно привести примерный перечень ситуаций, позволяющих рассматривать уступку товарного знака как вводящую в заблуждение потребителей: во-первых, если уступка обозначения осуществляется в отношении части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых владелец знака сохраняет за собой право на товарный знак; во-вторых, если уступка знака осуществляется в отношении обозначения, признанного в установленном порядке общеизвестным; в-третьих, если лицу, находящемуся в другом географическом объекте, уступается товарный знак, включающий как неохраноспособный элемент обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара; в-четвертых, если уступка товарного знака осуществляется в отношении обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирму.[445]

Следует отметить, что применение ч. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках вызывает определенные сложности и при разрешении споров, связанных с товарными знаками, арбитражными судами. К примеру, товарищество с ограниченной ответственностью «Мила-форм» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу закрытого типа «Производственное объединение “ТОС”» о запрещении выпуска товаров с товарными знаками «Аурон», «Соматон», «Витаон». Владельцем указанных обозначений являлся истец на основании зарегистрированных в 1995 г. сделок об уступке ему товарных знаков Фондом имени В. В. Караваева. Ответчик иска не признал, считая свои действия правомерными, ибо он использовал соответствующие товарные знаки на основе договоров, заключенных с Фондом имени В. В. Караваева в 1992 г. Кроме того, ответчик полагал, что договоры по уступке товарных знаков ТОО «Мила-форм» ничтожны, так как они создают искаженное представление о товаре и его изготовителе. В качестве доказательства акционерное общество предоставило предписание Департамента фармации, запрещающее ТОО «Милаформ» реализацию товаров из-за их ненадлежащего качества. Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил предыдущие решение и постановление по этому делу и в иске отказал, признав сделки по уступке товарных знаков ничтожными ввиду их противоречия ст. 23, 25 Закона РФ о товарных знаках. Суд счел, что в данном случае имеет место введение в заблуждение потребителей относительно товара, препятствующее уступке товарного знака. В свою очередь, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ своим постановлением № 2238/96 от 22 октября 1996 г. постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по данному делу отменил, отметив, что в п. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках предусмотрены случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его изготовителе, способное повлиять на решение потребителя.[446] Следовательно, указанная правовая норма была применена судом неправильно, так как факты, на которые указал суд (изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем), не могут служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной.

Таким образом, в соответствии с законодательством по товарным знакам условие о качестве товаров приобретателя права на товарный знак не является существенным условием договора об уступке обозначения, в отличие от лицензионного соглашения. Вместе с тем это нередко приводит к нарушению интересов потребителей, а также к дискредитации авторской репутации ученых – разработчиков соответствующей продукции.

В отношении же п. 2 ст.25 Закона РФ о товарных знаках можно отметить, что неопределенность формулировки указанной нормы позволяет блокировать практически любой договор об уступке товарного знака. Кроме того, можно согласиться с А. П. Сергеевым, что «по смыслу закона запрет на уступку товарного знака, если последняя может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя, связывается прежде всего с качеством тех товаров, которые маркируются данным товарным знаком».[447] Поэтому необходимо ввести в названный нормативный акт ряд дополнительных положений, раскрывающих основания, при которых уступка товарного знака может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Кроме уступки товарного знака его владелец может предоставить право на использование обозначения другому лицу по лицензионному договору.

Следует подчеркнуть, что ранее в отечественном законодательстве, как и в законодательстве большинства стран, отсутствовали какие-либо нормы, регламентирующие лицензионные соглашения. Поэтому предмет лицензионного договора, правильное определение которого имело не столько теоретическое, сколько практическое значение для осуществления лицензионных операций, трактовался специалистами по разному. При этом вопросы, касающиеся лицензионных договоров на товарные знаки, не нашли должного отражения в юридической литературе, посвященной лицензированию, так как предмет и правовая природа лицензионных соглашений исследовались главным образом применительно к объектам патентного права. Так, по мнению А. М. Чепелевецкого, предметом лицензионного соглашения являлись, с одной стороны, обеспеченные патентной защитой исключительные права на изобретение, товарный знак, промышленный образец, а также изобретения, на которые выданы патенты или поданы патентные заявки, а с другой – не охраняемые патентами известные или являющиеся секретом технические достижения, производственный опыт и навыки.[448] М. Л. Городисский при исследовании лицензионных сделок уделявший внимание передаче товарных знаков, под предметом лицензионного договора понимал изобретения и другие научно-технические достижения, товарные знаки, промышленные образцы, право на использование которых (совместно или порознь) передается в соответствии с условиями лицензионного договора вместе с необходимым объемом технической документации, знаний опыта, которые должны обеспечить эффективное использование лицензии.[449] Наконец, М. М. Богуславский считал, что предметом лицензионного договора являются не исключительные права, вытекающие из патента, а право на использование изобретения, другого научно-технического достижения в объеме, определяемом в соглашении.[450] Данная точка зрения получила распространение в юридической литературе, а впоследствии была учтена и законодателем при принятии соответствующих нормативных актов, содержащих нормы о лицензионных сделках.

Современное российское законодательство в сфере промышленной собственности понимает под предметом лицензионного соглашения предоставленное право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором (это вытекает из понятия лицензионного договора, зафиксированного в п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ).

Таким образом, учитывая вышеизложенное применительно к товарным знакам, лицензионный договор предполагает предоставление лицензиату права на использование товарного знака, причем, в отличие от договора об уступке обозначения, на оговоренный в соглашении срок. При заключении лицензионного договора лицензиар (правообладатель) сохраняет право на товарный знак и несет все обязанности обладателя права на товарный знак, тогда как в случае заключения договора об уступке товарного знака приобретатель становится обладателем всего объема прав, которыми обладал прежний правообладатель (в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, либо в отношении их части).

Передача права на использование товарного знака выгодна обеим сторонам лицензионного договора. Так, продажа лицензии на использование обозначения приносит лицензиару прямой доход в виде лицензионного вознаграждения, часто весьма значительного по величине. Это в определенной степени компенсирует его расходы, связанные с разработкой, регистрацией и рекламированием знака. Вместе с тем немаловажное значение для обладателя права на товарный знак имеет и косвенная выгода, которая состоит в том, что передача права на знак способствует его распространению на рынке товаров и услуг, т. е., по существу является бесплатной рекламой обозначения. А широкая известность товарного знака увеличивает его коммерческую стоимость. Наконец, при предоставлении права на использование товарного знака по лицензионному договору правообладателю нет необходимости его использовать, ибо использование товарного знака лицензиатом считается аналогичным его использованию лицензиаром (п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках). В данном случае обладатель права на обозначение защищен от оспаривания регистрации знака по причине его неиспользования. В свою очередь лицензиату выгодно сбывать свою продукцию под уже известным товарным знаком, что укрепляет его позиции на рынке.[451]

Отечественное законодательство в сфере промышленной собственности закрепляет понятие указанного договора, а также требования к его форме. Однако относительно содержания названных сделок практически не имеется каких-либо законодательных предписаний (за некоторыми исключениями, например, ч. 2 ст. 26 Закона РФ о товарных знаках). Поэтому условия лицензионного договора вырабатываются в целом самими сторонами, исходя из коммерческой выгоды и целей, преследуемых участниками сделки. В связи с этим наиболее интересным как в теоретическом, так и практическом плане представляется вопрос о существенных условиях лицензионного договора на использование товарного знака, который в правовой литературе не нашел должного отражения.

Как отмечалось, предметом данного соглашения является предоставление лицензиату права на использование товарного знака.[452] При этом конкретное содержание предмета лицензионного договора раскрывается через объем передаваемых прав (условия о сроке, территории, объекте договора, способах и объеме использования объекта).[453] Отметим, что в зависимости от объема передаваемых прав лицензионные соглашения на право пользования товарным знаком сводятся к двум типам. Неисключительная (простая) лицензия предусматривает передачу лицензиату права на использование товарного знака в установленных пределах. За лицензиаром в этом случае сохраняются все права, подтвержденные свидетельством на обозначение, в том числе право на предоставление лицензий третьим лицам, а также право на применение знака в тех же пределах. В свою очередь, в соответствии с договором об исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование товарного знака в пределах, оговоренных в соглашении, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

При отсутствии четких указаний в договоре на указанные условия исполнение по нему становится невозможным, соглашение, по сути, теряет смысл и поэтому должно считаться незаключенным. Таким образом, условия о сроке, территории действия передаваемого права, объеме и области производства продукции, круге разрешенных действий, связанных с использованием обозначения, в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ можно отнести к существенным условиям лицензионного договора.

Следует подчеркнуть, что условие о сроке договора в правовой литературе относят к «обычным» условиям, ибо согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ, обязательство, не предусматривающее срока исполнения, при невозможности его точного определения должно исполняться в разумный срок.[454] Полагаем, что указанное правило не применимо к лицензионным соглашениям, так как, во-первых, срок действия таких договоров напрямую зависит от оставшегося срока действия охранного документа; во-вторых, разумность срока исполнения лицензионного договора, учитывая специфику его предмета, определить просто нереально.

При рассмотрении существенных условий лицензионного договора об использовании товарного знака возникает вопрос: относится ли к данной группе условие лицензионного договора о размере и порядке выплаты лицензионного вознаграждения. В науке гражданского права к такому условию договора, как его цена сегодня существует однозначный подход: данное условие относят к числу обычных, если иное не указано в законе, иных правовых актах.[455] Схожее мнение высказано и в отношении цены лицензионного договора.[456]

Вместе с тем представляется, что условие о цене лицензионного договора на использование товарного знака нужно отнести к существенным условиям соглашения по приведенным ниже соображениям.

Во-первых, лицензионные договоры об использовании товарных знаков являются исключительно возмездными сделками, так как это вытекает из определения лицензионного договора (п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ).

Во-вторых, как отечественные, так и зарубежные исследователи природы лицензионных договоров выделяют в качестве самого важного права лицензиара получение оговоренного вознаграждения.[457]

В-третьих, правило ст. 424 ГК РФ о том, что «когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги», здесь неприменимо, ибо речь идет о передаче исключительного права. Кроме того, в отличие, например, от объектов авторского права, за использование товарных знаков не устанавливаются федеральным законодательством или правительством минимальные размеры вознаграждения.

В-четвертых, на определение лицензионного вознаграждения за передачу товарного знака для использования влияет множество различных факторов (коммерческая стоимость знака, способы платежей и др.).[458] Поэтому расчет цены лицензионного договора в случае отсутствия соглашения между сторонами по твердой формуле невозможен.

Следовательно, без условия о цене лицензионный договор на использование товарного знака не может существовать как данный вид договора, ибо это условие является необходимым для этого договора, а поэтому относится к существенным.[459] Однако необходимо более четкое указание на этот момент в законодательстве по товарным знакам либо в ГК РФ. Следует подчеркнуть, что вывод о существенных условиях рассматриваемого договора подтверждается положениями итогового проекта четвертой части ГК РФ «Интеллектуальная собственность».

Как видно, условия лицензионного договора в целом определяются самими сторонами. Вместе с тем Закон РФ о товарных знаках (п. 2 ст. 26) установил два взаимосвязанных требования о том, что качество товара лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара и что последний будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ч. 2 ст. 26 Закона РФ о товарных знаках). С одной стороны, указанные правила представляют собой определенную гарантию для потребителей, которые ориентируются на уже знакомое обозначение товара. С другой стороны, право контроля за сохранением лицензиатом соответствующих стандартов качества продукции необходимо для соблюдения интересов обладателя права на товарный знак. Ведь если лицензиат будет выпускать продукцию более низкого качества, то подвергнется риску как престиж переданного обозначения, так и репутация лицензиара.[460] Следовательно, к договору должны прилагаться технико-качественные показатели товара, на соответствие которым проверяется качество товаров лицензиата, а кроме того, порядок отбора и проверки качества образцов.

Если маркируемые лицензиатом товары будут худшего качества, чем товары лицензиара, последний не только вправе, но и обязан запретить дальнейшую маркировку товара переданным по договору обозначением и потребовать возмещения убытков.

К группе обычных условий лицензионного договора можно отнести порядок разрешения споров и некоторые другие условия. В частности, при заключении лицензионных сделок в настоящее время следует иметь в виду правила ст. 559 ГК РФ, в соответствии с п. 2 которой при продаже предприятия как имущественного комплекса принадлежащие продавцу на основании лицензии права на использование средств индивидуализации его товаров переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. Так как приведенная норма является диспозитивной, в целях предупреждения в последующем негативных последствий для лицензиара в лицензионном договоре должно быть предусмотрено, что права и обязанности лицензиата по договору не могут передаваться третьим лицам без письменного разрешения на то другой стороны.

Завершая анализ содержания лицензионных соглашений, отметим, что условия указанных договоров не должны противоречить нормам антимонопольного законодательства, преследуя цели монополизации рынка или ограничения доступа определенных потребителей к товарам и услугам.

Вопрос о передаче права на товарный знак имеет еще один аспект. Речь идет о форме рассматриваемых договоров, а также их государственной регистрации. Рассматриваемые договоры должны совершаться в письменной форме и регистрироваться в Федеральном органе Исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 27 Закона РФ о товарных знаках). Таким образом, передача прав на товарные знаки осуществляется под контролем государства в лице Роспатента. Условию о регистрации названных сделок законодательство придает особое значение, ибо договор вступает в силу лишь с момента его регистрации, а незарегистрированные договоры считаются недействительными (ничтожными).[461]

Вместе с тем по договору продажи предприятия при передаче прав на товарные знаки в составе имущественного комплекса в соответствии с ГК РФ от сторон сделки не требуется заключения специального договора об уступке прав на обозначение (или лицензионного), а также его регистрация, ибо, согласно п. 1 ст. 560 ГК РФ договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами с приложением документов, указанных в п. 2. ст. 561 ГК РФ. Заметим, что договор продажи предприятия подлежит обязательной регистрации в соответствующих учреждениях юстиции. Схожие положения в отношении договора аренды предприятия зафиксированы в § 5 главы 34 ГК РФ. Представляется, что при формулировке приведенных норм законодатель исходил из зарубежного опыта передачи прав на товарные знаки, ибо в странах, где действует принцип «связанной» передачи, договоры об уступке обозначения, а также лицензионные договоры в Патентном ведомстве не регистрируются. Если учесть, что ГК РФ по сравнению с Законом РФ о товарных знаках обладает высшей юридической силой, то можно сделать вывод о неприменимости в данных ситуациях общих требований к регистрации договоров о передаче прав на товарный знак.

Вместе с тем такая позиция, на наш взгляд, является уязвимой, учитывая императивность правил специального законодательства об оформлении передачи товарных знаков.[462] Ввиду явного несоответствия между указанными нормами ГК РФ и положениями Закона РФ о товарных знаках (ст. 27) и возникающей вследствие этого неопределенности при оформлении договоров купли-продажи и аренды предприятий, необходимо внесение определенных уточнений в соответствующие статьи ГК РФ (что является предпочтительным), либо в ст. 27 Закона РФ о товарных знаках, в которой может быть оговорено исключение «если иное не предусмотрено законом».[463]

Порядок регистрации договоров о передаче прав на товарный знак регламентируется Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о представлении права на использование товарного знака (далее – Правила). В соответствии с указанным документом заявления о регистрации договоров подаются в Роспатент и рассматриваются Федеральным институтом промышленной собственности.[464] Следует подчеркнуть, что процедура регистрации позволяет выявить и устранить условия договора, противоречащие действующему законодательству, взаимоисключающие положения, а также иные упущения, которые могут повлечь нежелательные для любой из сторон соглашения последствия.

Основные требования к содержанию договоров о передаче права на товарный знак зафиксированы в п. 5 Правил.

Во-первых, регистрирующим органом устанавливается правомочность лица, передающего право на знак. При этом проверяется, действительно ли передающая сторона является обладателем прав на обозначение, в отношении которого заключен договор. Как правило, неверное указание правообладателя происходит вследствие изменений, произошедших в фирменном наименовании юридического лица, либо касающихся имени, фамилии, отчества обладателя права на товарный знак, если сведения об этих изменениях не были своевременно внесены в Государственный реестр товарных знаков. Вместе с тем Роспатент проверяет правильность указания стороны, которой уступается товарный знак или предоставляется лицензия на его использование. Так, если в качестве принимающей стороны указывается физическое лицо, то обращается внимание на документы, подтверждающие статус предпринимателя.

Во-вторых, производится проверка правильности указания предмета договора. Договор должен содержать указание на передаваемый товарный знак, а также номер свидетельства на данное обозначение. Кроме того, содержание договора должно конкретно определять вид передачи товарного знака (уступка или лицензия).

В-третьих, положения договора должны фиксировать объем передаваемых прав, в частности, указывать вид лицензии, территорию и срок ее действия, товары, в отношении которых уступается товарный знак или предоставляется лицензия.

Наконец, в-четвертых, происходит проверка содержания договора на соответствие положениям ст. 25–26 Закона РФ о товарных знаках.

При соответствии представленных материалов требованиям законодательства Роспатент принимает решение о регистрации договора.[465]

Говоря о форме договоров, опосредующих передачу права на товарный знак, нельзя не отметить, что существуют определенные требования и к форме договора коммерческой концессии, которые зафиксированы в ст. 1028 ГК РФ. По общему правилу указанный договор заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность. Кроме того, он подлежит регистрации в органе, осуществляющем регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя), выступающего по договору в качестве правообладателя.[466]

Кроме того, договор коммерческой концессии на использование объектов, охраняемых в соответствии с патентным законодательством, подлежит дополнительной регистрации в Роспатенте в части использования соответствующих объектов. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным. Полагаем, что указанные нормы ГК РФ должны применяться и при наличии в концессионном договоре положений о передаче права на использование товарного знака наряду с правами на иные объекты интеллектуальной собственности, тем более, что права на товарные знаки в рамках договора франчайзинга передаются намного чаще, чем права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Этого же мнения придерживаются Е. А. Суханов, В. Н. Евдокимова и некоторые другие авторы.[467] Следовательно, формулировка ч. 4. п. 2. ст. 1028 ГК РФ должна быть изменена в интересах соблюдения единого порядка регистрации договоров о передаче прав на объекты патентного права и товарные знаки (знаки обслуживания).[468]

Таким образом, договор коммерческой концессии, включающий положения о передаче прав на использование вышеназванных объектов, должен пройти две регистрации. Регистрация договора в государственном органе, осуществляющем регистрацию правообладателя, является первичной, ибо ее отсутствие лишает стороны возможности ссылаться на договор, в том числе при обращении в Роспатент. Регистрация договора в Роспатенте может быть осуществлена только после первой регистрации. Причем выдача и оформление соответствующих лицензий (включая их регистрацию и уплату установленных пошлин) являются обязанностью правообладателя (п. 1. ст. 1031 ГК РФ).

Необходимость государственной регистрации договора не влияет на его действительность во взаимоотношениях правообладателя и пользователя, которых он связывает с момента заключения. Это можно рассматривать как исключение из общего правила, предусмотренного п. 3 ст. 433 ГК РФ. Вместе с тем для третьих лиц договор приобретает силу лишь с момента регистрации (ч. 3. п. 2. ст. 1028 ГК РФ). По видимому, речь здесь идет именно о первичной регистрации. Однако, как уже было отмечено, договоры на использование объектов, охраняемых в соответствии с патентным законодательством и законодательством о товарных знаках, вступают в силу с момента их регистрации.[469] Лишь после такой регистрации указанные договоры порождают гражданские права и обязанности сторон. Иначе говоря, опять наблюдается несоответствие между нормами ГК РФ и нормативных актов в сфере промышленной собственности. Полагаем, что закрепление положения о вступлении договора коммерческой концессии в силу с момента осуществления всех необходимых регистраций было бы более логичным, поскольку соответствовало бы общим правилам заключения договоров о передаче права на использование объектов промышленной собственности.

Остановимся теперь на кратком анализе иных (наиболее распространенных) форм распоряжения товарным знаком. В связи с этим подчеркнем, что сам товарный знак не может являться вкладом в уставный капитал юридического лица в силу своего нематериального характера. Вкладом признается право пользования обозначением, передаваемое владельцем товарного знака обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Указанная позиция нашла отражение в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» от 1 июля 1996 г. (п. 17).[470]

Заметим, что при внесении права на товарный знак в уставный (складочный) капитал юридического лица первоначально необходимо: а) провести экспертизу правоустанавливающих документов на товарный знак (свидетельство; договор об уступке обозначения); б) установить факт передачи товарного знака посредством лицензионного договора другим лицам; в) определить возможность использования товарного знака в финансово-хозяйственной и производственной деятельности юридического лица в течение длительного периода.[471] Данное исследование позволяет сделать вывод о возможности внесения права на использование товарного знака в качестве вклада в уставный капитал.[472]

Оформление передачи права пользования товарным знаком при внесении в уставный капитал юридического лица должно, по нашему мнению, состоять из двух этапов: 1) принятие соответствующего решения на общем собрании участников (учредителей) общества или товарищества и подготовка учредительных документов, отражающих факт внесения права на использование обозначения в уставный (складочный) капитал; 2) заключение лицензионного договора.

На первом этапе наибольшую сложность вызывают вопросы, касающиеся денежной оценки стоимости вносимого в качестве вклада права. Следует отметить, что проблема оценки объектов промышленной собственности, в том числе товарных знаков, при всей ее значимости, разработана довольно слабо. Это связано с тем, что объекты интеллектуальной собственности, в силу своей нематериальной природы, имеют достаточно низкую ликвидность. Конкретный объект, как правило, приобретается с определенной целью и под реализацию соответствующего коммерческого проекта. Следовательно, оцениваемая стоимость объекта интеллектуальной собственности является вероятностной величиной.

В настоящее время возможны два варианта денежной оценки права пользования товарным знаком, вносимого как вклад в уставный капитал. По общему правилу законодательство не требует заключения ни независимых, ни государственных органов при оценке вкладов (п. 6 ст. 66 ГК РФ). Следовательно, денежная оценка рассматриваемого имущественного права производится по соглашению между учредителями (участниками), определяясь простым голосованием. Экспертная оценка необходима при не достижении учредителями (участниками) соглашения по данному вопросу, а также если номинальная стоимость приобретаемой доли составляет более 200 установленных федеральным законодательством минимальных размеров оплаты труда (ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 14 января 1998 г.[473]).[474] При этом в качестве оценщиков выступают в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности[475] независимые специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление оценочной стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. В данном случае стоимость вносимого в качестве вклада в уставный капитал права на использование товарного знака оформляется отчетом об оценке объекта оценки (ст. 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ»).

При внесении в уставный капитал юридического лица права на использование товарного знака, оно подлежит оценке по рыночной стоимости (ст. 7 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ»). Специальные стандарты по оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов были разработаны в рамках Российского общества оценщиков.[476] Другие общества оценщиков применяют собственные методики. Например, специалистами Межрегионального общества оценщиков промышленной собственности разработана «Методика оценки рыночной стоимости товарного знака», успешно используемая в случаях внесения в качестве вкладов прав на товарный знак в уставный капитал создаваемых юридических лиц.[477]

В соответствии с указанными методиками и стандартами при расчете рыночной стоимости товарного знака учитываются следующие факторы: прошлые затраты (стоимость разработки товарного знака, затраты на регистрацию и т. д.); рыночная новизна знака и ее динамика; состояние и прогноз расширения рынков сбыта товаров, маркируемых товарным знаком; изменение соотношения цен на продукцию правообладателя и цен на однородную продукцию фирм-конкурентов; наличие однородной продукции (собственного производства и конкурентов); наличие и сроки регистрации знака в странах экспорта; другие факторы.[478] Как видно, при оценке товарного знака в первую очередь принимаются во внимание обстоятельства, определяющие потенциальные сферы распространения оцениваемого обозначения. Вместе с тем в условиях динамики роста лицензионных соглашений можно принять во внимание и зарубежный опыт оценки стоимости товарных знаков. В США, например, определяющим оценочным фактором является выявление роялти по сделкам в отношении товарных знаков, которые можно сравнить с оцениваемым обозначением.[479]

В завершение вопроса об оценке стоимости права на товарный знак заметим, что в соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету права, возникающие из свидетельств на товарные знаки или лицензионных договоров на их использование, относятся к нематериальным активам организаций. Поэтому результаты расчета рыночной стоимости товарного знака оказывают существенное влияние на общую оценку нематериальных активов в составе основных средств и вложений юридического лица. Кроме того, объективная оценка вносимого права на использование товарного знака обусловливает стабильность имущественных взаимоотношений между участником (учредителем), внесшим указанное право в уставный капитал, и остальными участниками (учредителями) в процессе функционирования организации.

Для второго этапа оформления передачи права пользования товарным знаком при внесении его в уставный (складочный) капитал характерно, как отмечалось, заключение лицензионного договора.[480] В связи с отсутствием в законодательстве четкой регламентации, в отношении вопроса о сторонах такого соглашения в литературе высказаны разные мнения. Так, Е. А. Суханов полагает, что с обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности лицензионный договор может заключаться третьими лицами, а полученное на его основе право пользования этим объектом затем передается юридическому лицу.[481] В данном случае речь идет о предоставлении лицензиатом сублицензии юридическому лицу. Не соглашаясь с указанной точкой зрения, заметим, что в случае внесения в уставный капитал право на товарный знак, сохраняя свою особую гражданско-правовую природу, одновременно является составной частью имущества юридического лица, представляя в этом качестве объект правопреемства (при реорганизации) или взыскания его кредиторов. Поэтому более логично предположить, что производные права, в частности предоставление лицензиатом сублицензии на товарный знак, не могут использоваться в качестве вклада в уставный капитал.[482] Указанный вывод косвенно подтверждается толкованием п. 17 совместного постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. Таким образом, в качестве лицензиара должен выступать владелец товарного знака, а в качестве лицензиата – само юридическое лицо.

При внесении права на товарный знака в качестве вклада в уставный капитал создаваемой организации возникают неизбежные трудности технико-юридического свойства, ибо юридическое лицо как субъект права еще не существует, а следовательно, не может быть стороной заключаемого лицензионного договора. Ввиду отсутствия в законодательстве каких-либо указаний по данному вопросу, с учетом практики внесения в уставный капитал денежных взносов учредителей, выскажем мнение, что в качестве лицензиата должен выступать один из учредителей (учредители) создаваемого юридического лица. При этом в соглашении должно быть оговорено, что право на товарный знак вносится для юридического лица.

Если же хозяйственное общество создается одним лицом, то возможность заключения лицензионного договора, оформляемого внесение права на товарный знак в качестве вклада в уставный капитал, существует только после регистрации юридического лица. В качестве лицензиара в данном случае будет выступать владелец товарного знака (он же учредитель), а в качестве лицензиата – само юридическое лицо. На стадии создания юридического лица в данной ситуации заключение лицензионного договора представляется юридически невозможным, так как одно и то же лицо не может одновременно выступать в качестве лицензиата и лицензиара. Более того, в соответствии с Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака Роспатент проверяет соответствие представленного на регистрацию договора положениям Закона РФ о товарных знаках, в частности требования к сторонам лицензионного договора.

Важным условием рассматриваемого лицензионного соглашения является условие о сроке, в течение которого юридическое лицо может использовать товарный знак. По общему правилу указанный срок не должен превышать периода действия свидетельства на знак, однако на лицензиара может быть возложена дополнительная обязанность по продлению действия регистрации знака, что влечет увеличение срока использования обозначения организацией. В случае прекращения у юридического лица права использовать товарный знак до истечения срока, на который такое право было передано (например, если лицензиар не выполняет обязанность по продлению срока действия права на товарный знак, а также по другим причинам: признание регистрации товарного знака недействительной и т. п.), по нашему мнению, должны применяться последствия, зафиксированные в п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Формулировка п. 1 ст. 336 ГК РФ не исключает возможности залога исключительного права на использование товарного знака.[483] При этом залог указанного права возможен как отдельно, так и в составе имущественного комплекса (п. 2 ст. 340 ГК РФ). Например, если изготовитель продукции желает заключить с коммерческим банком кредитный договор, то в качестве гарантии возврата кредита можно использовать залог нематериальных активов должника, в частности имущественное право на товарный знак.

В договоре о залоге должна предусматриваться возможность должника пользоваться всеми правами владельца товарного знака, кроме уступки товарного знака третьему лицу или использования этого права как объекта залога в иных сделках (п. 1 ст. 346 ГК РФ; ст. 56 Закона о залоге).[484] Кроме того, договором может быть предусмотрено, что документы, подтверждающие право на товарный знак и его стоимость, не остаются у залогодателя (владельца товарного знака), а передаются во владение залогодержателя. Отметим, что характеристика прав и обязанностей сторон договора о залоге прав на объекты интеллектуальной собственности получила отражение в литературе.[485] Более проблематичным, на наш взгляд, является вопрос, касающийся обращения взыскания на заложенное имущественное право на товарный знак.

В соответствии с законодательством о залоге при невыполнении должником своих обязательств предмет залога должен быть продан с публичных торгов, что обеспечивает его реальную рыночную стоимость. Из полученной от продажи выручки покрываются требования залогодержателя. Отсюда следует важное правило: залоговая стоимость имущественного права на товарный знак должна быть меньше его предполагаемой стоимости.[486] Следует подчеркнуть, что процедура реализации указанного права, совпадая в основных чертах с установленным порядком реализации иных видов имущества, должна в деталях существенно отличаться от последнего. Помимо уступки права на товарный знак, необходимость которой можно предположить, предложены и иные возможности, с помощью которых можно удовлетворить требования залогодержателя по основному обязательству. Так, О. А. Городов считает, что необходимые средства можно получить и не уступая предмет залога, а проведя торги на право заключения лицензионного договора. В данном случае победитель конкурса (аукциона) должен уплатить установленную цену за лицензию, а полученные таким образом средства направляются на погашение обязательства перед залогодержателем.[487]

В свою очередь, Роспатент, вместо рассматриваемых договоров о залоге, предлагает заключать лицензионные договоры, ограничивающие на определенный период владельца товарного знака в распоряжении этим знаком. Однако такой договор не способен дать кредитору обеспечение его имущественного требования, хотя и может создать определенные неудобства для должника.[488]

Таким образом, существует потребность в нормативном опосредовании обобщения практики реализации имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности при обращении на них взыскания. Кроме того, нормы гражданского законодательства должны в полной мере учитывать особенности залога исключительных прав, обеспечивая возможность его полноценного применения.

В настоящее время, несмотря на всю привлекательность данной конструкции, залог права на товарный знак не нашел широкого практического применения. Объекты интеллектуальной собственности, в том числе и товарные знаки, не являются товарами широкого пользования. Более того, для реального использования товарного знака требуется не только формальное права, но и специальное оборудование, товары и т. д., которые остаются в собственности залогодателя. К тому же процедура оформления договора по уступке товарного знака является достаточно сложной и длительной. Следовательно, продать имущественное право на товарный знак с аукциона практически невозможно. Однако при наличии определенных условий залог имущественного права на товарный знак в принципе может использоваться в коммерческом обороте. К таким условиям можно отнести известность знака в отношении определенных товаров и среди определенных групп потребителей, а также наличие у обозначения реальной рыночной стоимости. Кроме того, избежать сложностей при использовании в качестве объекта залога права на товарный знак можно, если в договоре залога предусмотрена обязанность должника добросовестно выполнять все зависящие от него юридические и фактические действия по передаче прав на обозначение любому третьему лицу либо самому кредитору, если он воспользуется правом оставить за собой предмет залога.

В заключение остановимся на вопросе, касающемся оформления договора о залоге указанных прав. Договор залога исключительного права на товарный знак должен быть заключен в письменной форме. Сложнее решить вопрос о необходимости его регистрации. В литературе высказано мнение, что договоры о залоге прав на объекты промышленной собственности должны подлежать регистрации в Роспатенте.[489] Более того, в соответствии с Положением о Российском агентстве по патентам и товарным знакам (п. 6), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г.,[490] на Роспатент возлагается регистрация договоров о залоге имущественных прав на объекты промышленной собственности.

Вместе с тем в соответствии с ГК РФ (п. 3 ст. 339) регистрации указанных договоров не требуется и ее отсутствие не влияет на действительность соглашения о залоге.[491] Налицо противоречие между нормативными актами, устранить которое можно лишь при помощи корректировки отмеченной нормы Кодекса. Отсутствие необходимости регистрации договора залога исключительного права на товарный знак (и других исключительных прав) «значительно снижает ценность соответствующих реестров прав, поскольку они не могут более служить источником исчерпывающей информации о правах на регистрируемые объекты».[492]

Можно сделать вывод, что в рассмотренных формах передачи права на товарный знак заложены значительные коммерческие возможности. Однако некоторые формы распоряжения товарным знаком нельзя назвать продуктивными. Например, конструкция доверительного управления исключительными правами малопригодна для целей коммерческого использования, поскольку рассчитана на управление вещами либо имущественными комплексами.[493]