5.2. Гражданско-правовые способы защиты прав владельцев товарных знаков

Защита прав обладателей исключительных прав на товарные знаки осуществляется с помощью характерных способов защиты, под которыми понимаются «закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя».[527] Способы защиты права на товарный знак, предусмотренные в общем виде в ГК РФ (ст. 12) и конкретизированные в Законе РФ о товарных знаках (ст. 46), неоднородны по своей юридической природе, что оказывает существенное влияние на возможности их реализации.

Заметим, что в соответствии в распространенной в литературе точкой зрения способы защиты гражданских прав принято подразделять на меры защиты и меры ответственности.[528] При этом меры ответственности, в отличие от мер защиты, применяются лишь к виновному нарушителю субъективного права и выражаются в дополнительных обременениях в виде лишения нарушителя определенных прав или возложения на него дополнительных обязанностей.[529] В свою очередь для применения мер ответственности необходим лишь сам факт неисправного поведения лица независимо от наличия вины. Таким образом, среди способов защиты права на товарный знак можно выделить: меры гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков, выплата денежной компенсации, взыскание неустойки);[530] меры гражданско-правовой защиты (признание права на товарный знак; пресечение действий, нарушающих право на товарный знак; публикацию судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего; удаление с контрафактных товаров, их упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения; признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности и др.).

Выбор способов защиты права на товарный знак зависит от сферы нарушения прав владельцев товарных знаков. Так, если права последних нарушены в рамках заключенных договоров, способы защиты определяются прежде всего самим договором и сводятся, как правило, к взысканию неустойки, возмещению убытков, а также расторжению договоров в одностороннем порядке.

В качестве примера можно привести случай из практики. СП «Пронто—Москва» заключило договор о совместной деятельности с СП «Пронто—Минск», на основании которого фирме «Пронто—Минск» было передано, помимо необходимого программного обеспечения, право на использование товарного знака «Из рук в руки». При этом владельцем обозначения являлось московское предприятие. Вследствие неоднократного нарушения договора СП «Пронто—Москва» запретило контрагенту использовать его товарный знак, а также подало иск о расторжении договора с СП «Пронто-Минск». Московский арбитражный суд не только расторг договор, но и взыскал с ответчика около 20 тыс. долл. неустойки. После этого представители СП «Пронто—Москва» подали в Хозяйственный суд Минска иск о запрете использования СП «Пронто—Минск» товарного знака «Из рук в руки», ибо ответчик продолжал пользоваться указанным обозначением, лишь немного изменив его форму. Требования истца судом были удовлетворены.[531]

Анализ арбитражной практики показывает, что наиболее распространенными во внедоговорной сфере способами защиты, вытекающими из нарушенного права на товарный знак, являются требования о прекращении дальнейшего незаконного использования обозначения и опубликовании судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.[532]

Следует подчеркнуть, что применение такого способа защиты, как требование владельца товарного знака о прекращении нарушения возможно и в целях предотвращения готовящегося правонарушения (например, когда незаконно маркируемый чужим товарным знаком товар лишь готовится к реализации на территории страны).[533] Судебная практика свидетельствует, что иски о пресечении нарушения права на товарный знак могут быть предъявлены к нескольким ответчикам как самостоятельно, так и в рамках одного дела, но каждый из них несет ответственность за свои неправомерные действия по введению товара, обозначенного несанкционированным товарным знаком, в хозяйственный оборот.[534]

Г. Сухова отмечает, что участие в деле нескольких ответчиков не означает множественности сторон в обязательстве по возмещению ущерба. Каждый нарушитель возмещает только те убытки, которые нанесены его неправомерными действиями.[535] Однако необходимо учитывать, что одним из условий принуждения нарушителя к возмещению убытков является его вина. Поэтому если нарушитель сможет доказать свою невиновность, то взыскать с него убытки нельзя. Можно применить лишь такую меру гражданско-правовой защиты, как требование владельца товарного знака о прекращении нарушения, для реализации которой необходим лишь сам факт нарушения исключительного права на товарный знак. Указанные соображения можно проиллюстрировать делом, приведенном в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» (п. 4). Часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о пресечения нарушения прав на товарный знак к комиссионному магазину, выставившему на продажу часы, маркированные товарным знаком, принадлежащим заводу. Возражая против иска, ответчик ссылался на то, что он не является изготовителем часов, а только занимается их реализацией. Суд не согласился с доводом ответчика о том, что ответственность перед часовым заводом должен нести производитель данных часов. Отметив, что действия производителя часов и комиссионного магазина представляют собой самостоятельные нарушения прав владельца товарного знака, арбитражный суд удовлетворил иск к ответчику, обязав его снять с реализации часы с товарным знаком истца. Судя по всему, в данной ситуации комиссионный магазин действовал невиновно, следовательно, с него нельзя было взыскивать какие-либо убытки, даже если истец потребовал бы их возмещения.

Однако в практике использования товарных знаков примеры непреднамеренного применения обозначений достаточно редки. В большинстве случаев незаконная маркировка осуществляется сознательно, с целью воспользоваться достигнутыми другими компаниями коммерческими преимуществами. Поэтому одним из наиболее значимых способов защиты права на товарный знак является возмещение причиненных убытков. Вместе с тем анализ судебных дел показывает, что владельцы товарных знаков практически не прибегают к такому способу защиты. На наш взгляд, в первую очередь это связано с трудностью определения размера убытков, на возмещение которых может претендовать потерпевший.

В соответствии с гражданским законодательством (п. 2 ст. 15 ГК РФ) под убытками понимаются расходы, произведенные лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также не полученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Закрепленный гражданским законодательством принцип полного возмещения убытков действует и в отношении рассматриваемых нарушений.[536] При этом обладатель права на товарный знак должен, помимо обоснования размера причиненных убытков, доказать наличие причинной связи между действиями нарушителя и причиненными убытками.

При рассмотрении исков о нарушении прав на товарные знаки у правообладателей и судов нередко возникают трудности с выбором методики для подсчета конкретного размера убытков. Учитывая, что в законодательстве РФ пока отсутствуют правовые нормы, регулирующие размеры денежного возмещения убытков от нарушения исключительных прав на товарный знак, можно использовать для решения этого принципиального вопроса как различные отечественные методики, так и зарубежный опыт. Между тем размер убытков, исчисленный в соответствии с различными методиками, является нередко столь внушительным,[537] что противоречит здравому смыслу и вынуждает судей искать другие пути.

Полагаем, что при решении данной проблемы логичнее обратиться к зарубежному опыту, тем более что «суды западных стран отличаются в этом вопросе от наших … большим опытом и отлаженностью процедуры».[538]

Таким образом, к реальным расходам обладателя права на товарный знак можно отнести затраты на операции по установлению факта нарушения, судебные издержки, расходы на рекламу для ликвидации последствий дезориентации потребителей и т. п.[539] Кроме того, при разрешении рассматриваемых споров нужно учитывать, что «в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права» (п. 10 постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» от 1 июля 1996 г.[540]). При этом необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых может быть предоставлена смета затрат на устранение нарушения права на товарный знак (например, стоимость публикаций, разъясняющих другим участникам коммерческого оборота и потребителям, что ответчик незаконно использовал товарный знак истца и т. п.).

Однако в основном обладатель права на товарный знак несет убытки в виде упущенной выгоды.[541] К примеру, в деле № А56-17254/97, рассмотренном Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, истец (ЗАО «Медико-биологический НПК “Цитемед”»), помимо других исковых требований, просил взыскать с ответчика (ОАО «Самсон») 1 213 063 600 руб. упущенного дохода в связи с несанкционированным использованием товарных знаков «Эпиталамин», «Простатилен», принадлежащих истцу.[542]

В определенной мере облегчает обоснование размера упущенной выгоды положение, зафиксированное в п. 2 ст. 15 ГК РФ, согласно которому «если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, права которого нарушены, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньше чем такие доходы». По мнению экспертов Роспатента, такой способ можно применять при наличии отягчающих обстоятельств, в том числе в случае демонстративного пренебрежения нормами законодательства в сфере промышленной собственности.[543] Заметим, что указанный метод расчета упущенной выгоды широко используется и в зарубежной практике.[544]

Однако, несмотря на внешнюю простоту, приведенный подход к расчету упущенной выгоды приемлем далеко не всегда. С одной стороны, возможны ситуации, когда нарушитель вообще не получает прибыли, либо ее размер практически недоказуем. С другой стороны, может сложиться так, что полученные нарушителем доходы не идут ни в какое сравнение с потерями потерпевшего. Поэтому, на наш взгляд, при расчете упущенной выгоды целесообразнее использовать другие методы расчета:

1. Определение размера лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить правообладатель в случае приобретения нарушителем лицензии на его использование. При этом, если к моменту нарушения обладатель права на товарный знак имел лицензионное соглашение с третьими лицами, в основу иска о возмещении ущерба могут быть положены реальные ставки установленного роялти. В остальных случаях возмещение в форме роялти рассчитывается на основе средних ставок сложившихся в отрасли.[545] Кроме того, как отмечал Г. Штумпф, «при исчислении лицензионного вознаграждения как основы суммы возмещения убытков возможно увеличение по принципу начисления коммерческого процента уже на основе того, что нарушитель, в отличие от лицензиата, производит отчет и платежи не в установленное время, а значительно позднее».[546]

2. Определение убытков по принципу: одна единица товара (продукции), реализованная с использованием чужого товарного знака, приравнивается к одной единице товара (продукции), не реализованной владельцем знака (правообладателем);[547]

3. Доказывание уменьшения объема продажи товаров владельцем знака и определение упущенной по этой причине прибыли.

Заметим, что ни один из упомянутых подходов к определению размера упущенной выгоды не противоречит законодательству. Однако при определении размера убытков нельзя сочетать друг с другом разные методы расчета, поскольку требование может быть признано только по одному из оснований. Вместе с тем можно сделать предположительное сравнение объема убытков, исчисленного по каждому из трех методов, например для обоснования минимального размера убытков.

В соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках (п. 4 ст. 46) правообладатель вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тыс. до 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

В случае использования указанного метода возмещения убытков истец должен доказать лишь сам факт нарушения его имущественных прав, но не обязан обосновывать размер убытков. Поэтому полагаем, что большинство правообладателей будет прибегать именно к этому способу защиты исключительного права на товарный знак.

При определении конкретного размера компенсации суды должны учитывать размер прибыли нарушителя, степень его вины, предполагаемый размер убытков потерпевшего, а также некоторые другие обстоятельства.

Широко применяемым способом защиты права на товарный знак является опубликование судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего. Отметим, что юридические лица – правообладатели могут восстановить свою деловую репутацию только с помощью указанной специальной меры. Текст, место и время опубликования судебного решения должны быть определены самим судом. При этом арбитражный суд должен выяснить, в какой из газет появилось объявление об услугах с использованием чужого товарного знака, а также территорию распространения этого печатного издания. К примеру, Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, удовлетворив исковые требования ООО «Зоообозрение» к фирме «Досуг» и ОАО «Ленэкспо» о запрещении использования товарного знака «Зооиндустрия», принадлежащего истцу, в решении указал, что «помимо требований о прекращении нарушения защита осуществляется путем публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего. После регистрации ООО “Зоообозрение” товарного знака “Зооиндустрия” разместили рекламу выставок ОАО “Ленэкспо” под названием “Зооиндустрия” журналы “Друг” и “Кот и пес”. Именно их редакции обязаны на основании ст. 35 Закона о средствах массовой информации бесплатно и в предписанный срок опубликовать вступившее в законную силу решение суда по настоящему делу… Публикация настоящего решения в газетах “Невское время” и “Санкт-Петербургские ведомости” означала бы превышение пределов необходимой защиты и преследовала бы скорее рекламные цели».[548]

Кроме того, суд может принять во внимание и другие обстоятельства (в частности, общеизвестность знака). Так, учитывая всероссийскую известность пива «Жигулевское», суд счел обоснованными требования истца о публикации судебного решения в таком центральном издании, как «Российская Газета».

Длительное время большую сложность представляло применение такого способа защиты, как уничтожение знака в случае, когда он, по существу, неотделим от товара (например, если в качестве товарного знака зарегистрирована форма изделия). Заметим, что к применению указанной меры существовали различные подходы как в доктрине, так и в судебной практике. К примеру, А. П. Сергеев считал, что по смыслу закона, если уничтожение изображения товарного знака невозможно без причинения существенного вреда товару, последний подлежит уничтожению.[549] Г. Сухова, напротив, отмечает отсутствие возможности применения в данном случае гражданского законодательства по аналогии со ссылкой на ст. 49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»,[550] согласно которой суд может принять решение об уничтожении контрафактного товара, поскольку фактически это ведет к прекращению права собственности по основанию, прямо не предусмотренному законом.[551] Этот подход к решению указанного вопроса разделялся и судебной практикой.[552]

Первая точка зрения по данной проблеме представляется более верной. Заметим, что уничтожение контрафактных товаров предусмотрено в качестве правового способа защиты соглашением TRIPS. Зафиксирована указанная санкция и в специальном законодательстве по товарным знакам большинства зарубежных стран.[553] Поэтому вполне закономерно, что в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 46 новой редакции Закона РФ о товарных знаках защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется путем удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.

Таким образом, тогда, когда по решению суда контрафактные предметы подлежат уничтожению либо взыскиваются в доход государства, данная санкция носит административно-правовой характер. В случае, если по заявлению потерпевшего контрафактные товары, этикетки, упаковки передаются ему, это следует рассматривать как одну из форм возмещения причиненных убытков.

Наконец, наиболее редко применяемым способом защиты права на товарный знак является требование правообладателя, права которого оспариваются или не признаются третьими лицами, по официальному признанию прав на обозначение. Споры такого рода обычно возникают на базе реорганизации юридических лиц, если в ее ходе нечетко определены права и обязанности вновь возникших организаций.[554] Кроме того, как отмечалось выше, иск о признании права может быть заявлен лицом, претендующим на предоставление охраны его знаку без регистрации в силу общеизвестности обозначения на территории РФ.

Рассмотрев гражданско-правовые способы защиты прав на товарный знак, в заключение отметим, что за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров действующим законодательством установлена уголовная ответственность (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Уголовная ответственность за незаконное использование указанных объектов интеллектуальной собственности наступает только в случае, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Наличие крупного ущерба будет определяться судом, исходя из конкретных обстоятельств дела. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или косвенным (если деяние причинило крупный ущерб) умыслом. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 200 до 400 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Пункт 2 ст. 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в РФ товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Данное преступление наказывается штрафом в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Таким образом, действующее законодательство содержит достаточную регламентацию форм, средств и способов защиты права на товарный знак. Однако не все возможности, заложенные в нормах Закона РФ о товарных знаках, а также в других законодательных актах, в настоящее время реализуются на практике.