3.1. Основания возникновения права на товарный знак в РФ

Право на товарный знак может возникнуть в силу одного из двух правоустанавливающих моментов – регистрации знака в патентном ведомстве либо при его фактическом использовании. Поскольку в каждой стране действует преимущественно один из таких подходов, то в зависимости от способа приобретения права на товарный знак государства подразделяются на две группы.

Первую группу составляют страны, где исключительное право на товарный знак возникает в силу факта его использования. В таких государствах (США, Швейцария, Индия и др.) правоустанавливающим моментом служит факт применения товарного знака.[223] Следовательно, для того чтобы владелец знака приобрел на него исключительное право, достаточно простого введения знака в гражданский оборот. Наряду с простым использованием товарный знак может быть также зарегистрирован в патентном ведомстве, однако такая регистрация в большинстве указанных стран имеет факультативный характер, сочетаясь с предшествующим ей использованием знака. Правовое значение регистрации в данном случае заключается в оповещении третьих лиц об использовании знака и наличии на него исключительного права.

Во второй группе стран (Франция, Япония, Италия и др.) исключительное право на товарный знак приобретается на основании и с момента его регистрации в патентном ведомстве.[224] За регистрацией признается правоустанавливающее значение, а факт применения обозначения в обороте не имеет юридической значимости.

Существование двух подходов к возникновению права на товарный знак можно объяснить с исторических позиций. В странах с более поздним развитием капитализма правовая охрана товарного знака стала связываться с его регистрацией, предусматриваемой законом. В других государствах в период развития капитализма товарные знаки стали обращаться в объект исключительного права благодаря их фактическому использованию. В настоящее время указанные подходы в определенной мере сочетаются друг с другом. Например, некоторые авторы выделяют «смешанную» систему приобретения права на товарный знак.[225] Так, по англо-американскому праву регистрация товарного знака в патентном ведомстве, не оспоренная в установленный срок (в США – 5, в Англии – 7 лет), становится уже юридически неоспоримой, т. е. закрепляет исключительное право на знак.

Заметим, что примерно с середины XX в. регистрационный принцип возникновения права на товарный знак становится более привлекательным для большинства государств, в том числе и для нашей страны. С 1962 г. в соответствии с постановлением СМ СССР «О товарных знаках» от 15 мая 1962 г. в отечественном законодательстве закреплен обязательный порядок государственной регистрации товарных знаков.

Регистрация как основание возникновения права на товарный знак имеет определенные преимущества по сравнению с простым использованием знака, что, несомненно, привлекло и отечественного законодателя.

Во-первых, с момента регистрации получают четкое обозначение границы права на товарный знак, а также точно устанавливается перечень товаров, для которых знак предназначен.

Во-вторых, факт регистрации укрепляет позиции владельца обозначения, так как все третьи лица оповещаются о принадлежности права на товарный знак путем опубликования сведений о зарегистрированном товарном знаке.

В-третьих, подача заявки или регистрация товарного знака в стране происхождения является обязательным требованием законодательства некоторых государств для регистрации на их территории иностранных знаков.

В-четвертых, преимуществами Парижской конвенции и Мадридского соглашения – конвенционным приоритетом и международной регистрацией знаков – можно воспользоваться только при условии первоначальной национальной регистрации знака.[226]

Кроме того, наличие многочисленных зарубежных регистраций товарного знака может послужить дополнительным критерием установления общеизвестности обозначения.

В настоящее время основания правовой охраны товарных знаков в нашей стране установлены в Законе РФ о товарных знаках. В соответствии с п. 1 ст. 2 указанного документа главным условием правовой охраны товарного знака в РФ является его государственная регистрация. Это означает, что лицо, желающее иметь исключительное право на товарный знак, а также запрещать использование знака другими лицами, должно зарегистрировать свой товарный знак в установленном Законом РФ о товарных знаках порядке.

Квалифицировать заявленное обозначение в качестве товарного знака может только соответствующий государственный орган (в соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках – федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности). Поэтому, например, было отказано в иске ликеро-водочному заводу, который обратился в Арбитражный суд с требованием к АО о запрещении выпуска водки с использованием на этикетке обозначения, тождественного его товарному знаку. В обоснование своих требований истец представил лицензию на производство водки и патент на изобретение. Арбитражный суд не признал указанные документы в качестве доказательства прав на спорный товарный знак, так как в соответствии со ст. 2 Закона РФ о товарных знаках право на товарный знак возникает на основании государственной регистрации последнего в Патентном ведомстве РФ. Основания для охраны данного обозначения в силу международных договоров РФ также отсутствовали.[227]

Нужно отметить, что законодательство не запрещает использование предпринимателями отличительных обозначений продукции без регистрации. Однако в данном случае лицу, использующему подобное обозначение, нигде не удастся доказать свои права на него, так как Закон о товарных знаках не охраняет незарегистрированные обозначения, независимо от времени их введения в хозяйственный оборот (за исключением общеизвестных знаков).[228] Более того, владелец незарегистрированного обозначения сам может нарушить права другого лица, успевшего зарегистрировать этот знак на свое имя, хотя и начавшего использовать его позднее.

Вопросы, касающиеся регистрации товарных знаков, более детально регулируются подзаконными актами. Среди них главное место занимают Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила). Заметим, что указанные Правила являются сравнительно новым нормативным актом, по существу объединяющим два ранее действующих документа. Один из этих документов определял процедуру составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака (Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 декабря 1992 г.). Второй документ регламентировал внутренние правила ВНИИГПЭ при рассмотрении товарных знаков (Руководство по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки). Подобное соединение имеет ряд положительных моментов. В частности, патентные поверенные, через которых подается большинство заявок, могут ориентироваться не только на процессуальные аспекты их рассмотрения. Кроме того, достоинством новых Правил является упрощение ряда формальных требований к заявке. Однако ряд вопросов оказался, как и прежде, не урегулирован, что вызывает определенные трудности в процессе регистрации знака.

Анализ п. 1 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках позволяет сделать вывод о том, что правовая охрана товарному знаку в России предоставляется не только на основании государственной регистрации в соответствующем федеральном органе, но и в силу международных договоров РФ. В связи с международными договорами речь идет прежде всего об общеизвестных товарных знаках, правовая охрана которых осуществляется в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также о знаках, получивших охрану на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему.

Как уже отмечалось, общеизвестные товарные знаки в соответствии с Парижской конвенцией имеют особый правовой режим, выражающийся в обеспечении странами-участницами правовой охраны указанных обозначений без специальной регистрации. Следовательно, возникновение права на общеизвестный знак в РФ должно быть связано не с условием регистрации обозначения, а с фактом его использования в коммерческом обороте. В этом можно увидеть определенное сочетание двух основных подходов к охране товарных знаков.

Однако в нашей стране указанный вопрос не решен однозначно. В частности, возникают определенные сомнения в необходимости официального признания товарного знака общеизвестным.

В настоящее время в отечественном законодательстве по товарным знакам получает закрепление позиция ряда авторов (в большинстве – специалистов Роспатента), обосновывающих признание компетентным государственным органом товарного знака общеизвестным в качестве предварительной меры предоставления правовой охраны указанному обозначению.[229] Так, согласно п. 4 Положения о Высшей патентной палате Роспатента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 марта 1998 г.,[230] функции рассмотрения заявлений о признании товарных знаков общеизвестными в соответствии с международными договорами РФ возложены на Высшую патентную палату. В свою очередь порядок признания Высшей патентной палатой обозначения общеизвестным закреплен в Правилах признания товарного знака общеизвестным в РФ. Наконец, согласно новой редакции Закона РФ о товарных знаках правовая охрана общеизвестному знаку должна предоставляться на основании решения Палаты по патентным спорам, создаваемой вместо Апелляционной и Высшей патентной палат (п. 1 ст. 19²).

Полагаем, что в принятии указанным органом положительного решения об удовлетворении заявления о признании товарного знака общеизвестным можно усмотреть черты государственной регистрации: общеизвестному товарному знаку присваивается регистрационный номер; товарный знак, признанный общеизвестным, вносится в перечень общеизвестных в РФ товарных знаков; сведения, относящиеся к признанию обозначения общеизвестным, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене (п. 4 ст. 19² Закона РФ о товарных знаках; п. 4–5 Правил признания товарного знака общеизвестным в РФ). Несмотря на значительные удобства, подобный вариант обеспечения правовой охраны общеизвестных обозначений не соответствует нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности, хотя Правила, а также изменения и дополнения в Закон РФ о товарных знаках принимались как раз в целях более полной реализации положений ст. 6 bis указанного Соглашения. Парижская конвенция действительно закрепляет за компетентным органом решение вопроса об общеизвестности товарного знака, а также предоставляет государствам-участникам свободу в принятии решения о наделении того или иного органа правом предоставлять обозначению статус общеизвестного. Однако в соответствии со ст. 6 bis общеизвестные знаки охраняются в государствах – участниках конвенции независимо от их регистрации. Следовательно, право на общеизвестный знак возникает в силу факта его широкого интенсивного использования и полученной тем самым известности без специальной регистрации даже в тех странах, где она необходима. Поэтому более обоснованное, на наш взгляд, решение указанной проблемы предлагает А. П. Сергеев, считающий, что решению Высшей патентной палаты не нужно придавать правоустанавливающего характера, ибо общеизвестные знаки не нуждаются ни в каком официальном признании их таковыми.[231] Практическая потребность в таком признании возникает лишь при нарушении прав владельца общеизвестного знака, который и должен доказать охраноспособность обозначения, ввиду его общеизвестности, Патентному ведомству, Высшей патентной палате (Палате по патентным спорам) или суду.

В пользу указанной точки зрения говорит и тот факт, что в соответствии со ст. 1 (III) Положений в отношении охраны общеизвестных знаков «компетентный орган» обладает правом делать заключение о том, является ли какой-либо знак общеизвестным, а также обеспечивать охрану таких знаков. Данная формулировка дает основания предполагать, что подобное заключение не должно иметь правоустанавливающего характера и выдаваться по просьбе заинтересованных лиц. Сделанный вывод косвенным образом подтверждает п. 13 Правил, согласно которому подача заявления о признании товарного знака общеизвестным не является обязанностью заявителя, а зависит от его усмотрения.

Таким образом, Правила признания товарного знака общеизвестным в РФ четкого решения обозначенной проблемы не дают. Учитывая требования ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, можно отметить, что решение Высшей патентной палаты (Палаты по патентным спорам) о признании товарного знака общеизвестным не должно иметь правоустанавливающего значения, независимо от того, охраняется ли товарный знак в России на основании государственной регистрации или в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему, либо такой охраны не имеет, если речь идет о товарных знаках стран – участниц Парижской конвенции. Следовательно, если решение Высшей патентной палаты (либо соответственно Палаты по патентным спорам после ее создания) об общеизвестности знака отсутствует, владелец обозначения может защищать свои права на знак, доказывая его общеизвестность перед органом, рассматривающим соответствующий спор. Именно так рассмотренная проблема решается в ряде высокоразвитых стран. Например, во Франции решение об общеизвестности знака и о предоставлении ему правовой охраны может быть вынесено только после судебного разбирательства, где рассматривается, насколько сходны обозначения спорящих сторон и однородны товары. При этом статус общеизвестности доказывается на дату рассмотрения дела, поскольку знак, приобретший известность ранее, может со временем ее потерять.[232]

Таким образом, лицо, претендующее на предоставление охраны его знаку в силу общеизвестности, может обратиться с иском в суд о признании права на товарный знак. Кроме того, владельцы общеизвестных обозначений вправе подать соответствующее заявление в антимонопольный орган. В свое время Государственным комитетом по антимонопольной политике РФ (ГКАП РФ) было рассмотрено обращение фирмы «Булгартабак холдинг» в связи с регистрацией в РФ на имя швейцарской фирмы «Селектинвест» обозначений «Вега», «Opal», «Stewardess» и «Слънце», предназначенных для сигарет и табака. Изучив представленные материалы, ГКАП пришел к выводу, что сигареты с указанными обозначениями и маркировкой «Булгартабак» широко известны в России как болгарские и поставляются в больших объемах в нашу страну с 1973 г. Кроме того, учитывалось, что «Булгартабак» известен как производитель данных сигарет, о чем свидетельствовала публикация в соответствующем международном журнале. Проанализировав ситуацию, комиссия ГКАП сделала вывод о недобросовестной конкуренции со стороны фирмы «Селектинвест».[233]

Вместе с тем в отношении некоторых обозначений решение Высшей патентной палаты (Палаты по патентным спорам) может являться необходимой предварительной мерой предоставления им правовой охраны. Это главным образом относится к товарным знакам государств, не связанных обязательствами Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если владельцы известных обозначений не зарегистрировали их в РФ в установленном порядке.

Таким образом, к решению указанной проблемы возможен двоякий подход. Однако в любом случае признание общеизвестности товарного знака дает значительные преимущества его владельцу, освобождая от регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если обозначение не было зарегистрировано, а также избавляя в дальнейшем от обоснования указанного обстоятельства.

Наконец, основанием возникновения правовой охраны товарного знака в РФ является его международная регистрация в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему. Следует отметить, что регистрация знака в зарубежных государствах в соответствии с их национальным законодательством связана с рядом сложностей, для устранения которых 14 апреля 1891 г. и было подписано это Соглашение.

Основной смысл Соглашения сводится к тому, что товарному знаку предоставляется правовая охрана на территории всех других стран – членов Мадридского союза на основе единого акта международной регистрации обозначения, проводимого Международным бюро интеллектуальной собственности в Женеве. Таким образом, международная регистрация признается заменяющей все отдельные акты регистрации в каждом из национальных патентных ведомств стран – членов Мадридского союза. При этом Мадридское соглашение закрепляет за патентным ведомством любой страны, участвующей в Соглашении, право сообщить Международному бюро об отказе в признании международного знака, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к товарному знаку национальным законодательством. Такой отказ должен быть мотивированным и предоставляться не позднее одного года с даты международной регистрации.

Возрастающий интерес к использованию возможностей, предоставляемых Мадридским соглашением, объясняется тем, что международная регистрация позволяет получить охрану товарного знака за рубежом с минимальными затратами и при упрощенных условиях, т. е. предоставляет заявителю ряд преимуществ.[234] К таким преимуществам в первую очередь можно отнести простоту и небольшой срок оформления международной регистрации. Так, заявитель через национальное патентное ведомство подает только одну заявку на французском языке в Международное Бюро ВОИС. Следовательно, отпадает необходимость в услугах патентных поверенных в каждой из стран, что существенно снижает стоимость международной регистрации по сравнению со стоимостью национальных регистраций. Кроме того, исключается необходимость в соблюдении правил оформления заявки по законодательству каждой из стран, где испрашивается охрана товарного знака. Срок экспертизы ограничен 12 месяцами, в течение которых заявитель получает информацию о защите своих прав на обозначение во всех указанных им государствах либо решение об отказе в регистрации международного товарного знака.

При подаче международной заявки заявитель должен указать товары или услуги, для которых испрашивается регистрация товарного знака, а также желательно соответствующий класс (классы) товаров либо услуг согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков. Требования к международной заявке предусматривают обязательность подтверждения ведомством страны происхождения того, что данные, указанные в международной заявке, соответствуют данным национального Реестра товарных знаков (ст. 3 Соглашения).

Заметим, что Мадридское соглашение, базируясь на основных принципах Парижской конвенции, вместе с тем направлено на преодоление принципа территориальности в правовой охране товарных знаков. Однако Ниццская редакция Мадридского соглашения предусматривает возможность территориального ограничения действия международной регистрации на основе ст. 3 bis, в соответствии с которой охрана, вытекающая из международной регистрации, распространяется лишь на те страны, которые прямо указаны заявителем в своей заявке. Следовательно, заявитель, подавая заявку на международную регистрацию, может указать конкретные страны – участницы Соглашения, в которых он желает зарегистрировать свое обозначение.

Срок охраны международного знака составляет 20 лет. При этом международная регистрация может быть продлена на период в двадцать лет, считая с момента истечения предшествующего периода. Для этого достаточно уплатить основную и при необходимости дополнительную и добавочную пошлины.

Наряду с безусловными преимуществами необходимо учитывать и некоторые особенности международной регистрации товарных знаков по Мадридскому соглашению. В частности, действие международного знака может быть прекращено досрочно, ибо правомерность его регистрации может оспариваться в патентном ведомстве или патентном суде любым лицом на общих с национальным товарным знаком основаниях. Отметим также то, что международная регистрация знака утрачивает силу, если в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, национальный знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения, аннулируется. В случае исключения товарного знака из национального реестра ведомство страны происхождения обращается в Международное бюро ВОИС с требованием об исключении знака из Международного реестра. Как видно, в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, правовой режим международного товарного знака зависит от режима в национальном ведомстве. По истечении этого срока его международная регистрация становится независимой от национальной.

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г. ввел определенные новшества. Так, согласно Протоколу, заявитель может основывать свою заявку на международную регистрацию не только на регистрации его знака в национальном ведомстве страны происхождения, но и на заявке на национальную регистрацию, поданной в это ведомство. Среди других особенностей Протокола к Мадридскому соглашению следует отметить возможность преобразования международной регистрации в национальные или региональные регистрации. Например, в случае аннулирования международной регистрации по запросу ведомства страны происхождения знака заявитель имеет право направить заявку на регистрацию того же знака в любую из стран, подписавших Протокол. При этом приоритет подачи заявки сохраняется при определенных условиях по дате ее поступления в Международное бюро ВОИС.

Российские заявители подают заявки на международную регистрацию через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который должен удостоверить соответствие сведений, приведенных в заявке, данным национального Реестра, указать даты и номера заявки и регистрации знака в стране происхождения, а также дату поступления заявки на международную регистрацию от заявителя и направить заявку в Международное бюро в Женеву. Международное бюро, проверив формальные требования, предъявляемые к заявке, регистрирует товарный знак в Международном реестре. Приоритет заявки на международную регистрацию устанавливается в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции и ст. 4 (2) Мадридского соглашения. По общему правилу за международной регистрацией сохраняется приоритет по дате подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения, если заявка в Международное бюро поступила не позднее 2-х месяцев со дня ее подачи в национальное патентное ведомство.

Товарный знак, имеющий международную регистрацию, пользуется с момента регистрации в каждой стране такой же охраной, как знаки, зарегистрированные непосредственно в данной стране (п. 1 ст. 4 Мадридского соглашения). Таким образом, опираясь на соглашение, нельзя говорить о действительно «международном» товарном знаке с одинаковым статусом во всех странах, где он будет действовать. Международная регистрация в известном смысле предполагает, что товарные знаки, получившие охрану по процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, должны охраняться национальными законами всех стран, в которых они действуют, так же, как знаки, включенные в национальные реестры.