3.2. Основания для отказа в регистрации товарного знака

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы самые различные виды условных символов. Вместе с тем Закон РФ о товарных знаках (ст. 6–7), учитывая положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности и зарубежный законодательный опыт, содержит конкретные основания, по которым тому или иному обозначению может быть отказано в регистрации. Основания для отказа в регистрации представляют собой установленные законодательством ограничения, не позволяющие регистрировать в качестве товарных знаков соответствующие обозначения или не позволяющие регистрировать в целом охраноспособные обозначения в той или иной ситуации. Отметим, что основания для отказа обозначению в регистрации одновременно выступают и как основания для признания регистрации недействительной (ст. 28 Закона РФ о товарных знаках).

Попытки классифицировать основания для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака предпринимались отечественными цивилистами уже в 20-е годы прошлого века. Например, в работе А. М. Шахназарова выделены четыре группы установленных законодательством ограничений при определении содержания товарных знаков: а) ограничения легальные; б) ограничения, вытекающие из самой природы товарных знаков; в) ограничения, объясняемые природой права на товарный знак; г) ограничения в интересах государства, общества и потребителей.[235] Полагаем, что в основе данной классификации не было достаточно четкого критерия, ибо термин «легальные ограничения» применим к каждой из вышеназванных групп ограничений в регистрации в силу того, что они нашли свое отражение в законодательстве.[236]

Закон РФ о товарных знаках подразделяет основания для отказа товарному знаку в регистрации на две группы: абсолютные (ст. 6) и иные, т. е. относительные (ст. 7). Абсолютные основания для отказа обозначению в регистрации связаны с внутренними свойствами самого символа и не зависят от существования прав других лиц. В свою очередь относительные основания зависят от возможных прав и интересов третьих лиц, которые могут быть нарушены в результате регистрации товарного знака.

Практика применения Закона РФ о товарных знаках показывает, что между абсолютными и относительными основаниями для отказа в регистрации нет четкой границы, ибо указанное деление ограничений в регистрации носит во многом условный характер. В первую очередь это связано с недостаточной точностью вышеназванного критерия деления оснований для отказа в регистрации на две группы. Следует отметить, что абсолютные основания не всегда вытекают из внутренних свойств регистрируемого обозначения, но могут также зависеть и от субъективного восприятия обозначения потребителями (п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках). Кроме того, существует и определенная зависимость абсолютных оснований для отказа в регистрации от прав и интересов третьих лиц.

Так, согласно п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, в соответствии с международным договором РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой геральдические изображения (государственные гербы, флаги, эмблемы); официальные названия государств; сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения обозначения. К примеру, было отказано в регистрации знаку, содержащему элемент, напоминающий государственный флаг Японии.[237] Таким образом, обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, не должно состоять из символов, охраняемых в соответствии со ст. 6 ter Парижской конвенции.[238]

Для применения указанных норм Парижской конвенции страны, подписавшие ее, договорились о взаимном уведомлении через посредство Международного бюро о государственных эмблемах, официальных знаках, клеймах контроля и гарантии, которые они ставят под защиту. Поэтому в процессе экспертизы подобные обозначения проверяются по официальным изданиям, выпускаемым государственными, международными и межправительственными организациями, а также сравниваются с символами, поставленными под охрану международными конвенциями.

Данное ограничение отнесено к абсолютным основаниям для отказа в регистрации исходя из особенностей самого обозначения. На названные символы, ввиду их официального характера, не может быть предоставлено исключительное право. Более того, подобные обозначения из-за своей специфики способны ввести потребителей в заблуждение относительно места изготовления товара, т. е. они подпадают под основания, зафиксированные в п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Вместе с тем особенности обозначений, указанных в п. 2 ст. 6 Закона, обусловлены наличием старших прав, т. е. не абсолютны по своему характеру. На это обстоятельство обращалось внимание и в литературе.[239] Следовательно, эти символы, как затрагивающие чьи-либо права, можно отнести и к иным основаниям для отказа обозначению в регистрации, предусмотренным в ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

В свою очередь напрямую связано с правами третьих лиц основание для отказа в регистрации, закрепленное в п. 4 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Нужно отметить, что в литературе предлагаются и иные критерии деления оснований для отказа в регистрации товарного знака на абсолютные и относительные. Например, Е. А. Ариевич считает, что абсолютные основания отличаются от относительных в зависимости от того, чьи интересы лежат в их основе. В основе относительных оснований лежат интересы обладателей права на товарные знаки, чьи права могут быть нарушены регистрацией заявленного другим лицом обозначения. В основе же критериев охраноспособности абсолютного характера – интересы потребителей, соображения охраны публичного порядка и общественных интересов.[240]

Сходную, хотя и более конкретизированную классификацию оснований для отказа в регистрации предлагает А. П. Сергеев. Он сводит основания, по которым те или иные обозначения исключаются из сферы правовой охраны, к трем группам:

– обозначения, не регистрируемые ввиду их неспособности выполнять функции товарного знака (абсолютные основания);

– обозначения, не регистрируемые в качестве товарных знаков по соображениям охраны публичного порядка и общественных интересов (абсолютные основания);

– обозначения, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ввиду того, что это нарушало бы права и законные интересы третьих лиц (иные основания).[241]

Указанные классификации хотя и обладают большей четкостью, но они опять-таки не позволяют однозначно отграничить абсолютные основания для отказа обозначению в регистрации от относительных. Например, если на имя третьего лица федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности зарегистрирует товарный знак, охраняющийся в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то этим будут не только затронуты права владельца общеизвестного обозначения, но и нарушены интересы потребителей, ибо они могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя товара. Это же касается случаев регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных охраняемым в РФ фирменным наименованиям в отношении однородных товаров, промышленным образцам, знакам соответствия, права на которые в России возникли у иных лиц до даты приоритета регистрируемого обозначения.

Таким образом, нет особых причин для классификации оснований для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака на абсолютные и относительные, ибо какой бы критерий не использовался в основе такого деления, четкой грани между ограничениями в регистрации провести нельзя. Поэтому полагаем, что все основания для отказа заявленному обозначению в регистрации должны быть объединены в одной статье Закона РФ о товарных знаках.

Завершая общую характеристику оснований для отказа в регистрации товарного знака, затронем вопрос, который в действующем законодательстве в рассматриваемой сфере окончательно не решен, но является весьма актуальным в практическом плане. Речь идет о применении относительных оснований для отказа в регистрации, зафиксированных в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

По нашему мнению, положения данной нормы сформулированы не вполне определенно, так как в соответствии с п. 1 ст. 12 Закона РФ о товарных знаках и п. 14.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака государственная экспертиза не обязана проводить проверку заявленного на регистрацию обозначения в отношении его тождества охраняемым в РФ фирменным наименованиям и промышленным образцам, права на которые в РФ принадлежат другим лицам, в отношении воспроизведения известных названий произведений науки, литературы и искусства и т. п. При этом нарушение требований, установленных п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, служит основанием для обращения в Палату по патентным спорам по поводу признания регистрации недействительной (п. 1 ст. 28 Закона).

Кроме того, Закон РФ о товарных знаках (абз. 3, 4 п. 3 ст. 7) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 2.5), с одной стороны, требуют предоставления согласия обладателя авторского права и его правопреемников на регистрацию в качестве товарных знаков названий известных в РФ произведений или цитат и персонажей из них, произведений искусства или их фрагментов, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, а также согласия известных лиц, их наследников на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле таких лиц. Однако, с другой стороны, названные документы не регламентируют последствия непредоставления такого согласия. Более того, ни Закон РФ о товарных знаках (п. 5 ст. 8), ни упомянутые Правила (п. 2.7, 3.4, 3.5) не указывают четко на то, что соответствующе оформленное согласие должно являться документом, прилагаемым к материалам заявки.

Между тем отсутствие в нормативных актах четких указаний о порядке проверки заявленного обозначения по относительным основаниям для отказа в регистрации, зафиксированным в п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках, нередко влечет за собой регистрацию обозначений, нарушающую права третьих лиц.[242]

По нашему мнению, исследование обозначения на соответствие его условиям, закрепленным в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, должно проводиться в рамках экспертизы заявленного обозначения. Это вытекает из смысла рассматриваемых норм, фиксирующих относительные основания для отказа в регистрации. При этом в процессе поиска на тождество заявленного обозначения с промышленными образцами, права на которые в РФ принадлежат другим лицам, особых проблем возникать не должно. Гораздо сложнее решается вопрос о сопоставлении заявленного обозначения с фирменными наименованиями. Необходимость сопоставления товарного знака с известными на территории РФ фирменными наименованиями при исследовании его на новизну неоднократно подчеркивалась в литературе.[243] Вместе с тем некоторые авторы отмечают, что проведение проверки заявленных обозначений на воспроизведение чужих фирменных наименований из-за сложности этой процедуры нецелесообразно.[244] Полагаем, что указанная проблема при условии принятия дополнительных правовых норм, в частности в сфере фирменных наименований, вполне разрешима. Актуальность же ее решения в силу участившихся конфликтов, возникающих при реализации права на фирму и товарный знак разными правообладателями, не вызывает сомнений.

Вопрос, связанный с определением охраноспособности обозначений, воспроизводящих объекты авторского права (абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках), а также имена собственные, псевдонимы, портреты, факсимиле известных лиц (абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках), должен решаться следующим образом. Представляется, что наличие документа, подтверждающего согласие соответствующих лиц или компетентных органов, должно проверяться при проведении формальной экспертизы обозначения. Это соответствует задачам первого этапа экспертизы товарного знака, в частности, задаче проверки необходимых документов (п. 13.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак). При отсутствии письменных согласий правообладателей следует выносить решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению. В свою очередь при выполнении условий, установленных в абз. 3, 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, по заявке должна проводиться экспертиза заявленного обозначения в силу положений п. 1 ст. 12 указанного документа. Отметим, что в Закон РФ о товарных знаках и вышеназванные Правила требуется внесение уточнения, в соответствии с которым документы, подтверждающие согласие на использование объектов авторского права и проч., должны в определенных случаях относиться к числу документов, прилагаемых к заявке.

Остановимся теперь на более подробном исследовании отдельных оснований для отказа в регистрации товарных знаков.

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Таким образом, отсутствие у знака различительной способности значится в законодательстве как самостоятельное абсолютное основание для отказа в регистрации. Однако в отличие от Положения о товарных знаках 1974 г. (п. 15-в) примеры таких обозначений в Законе РФ о товарных знаках не приводятся (за исключением абз. 5 п. 1 ст. 6). Ситуацию исправили Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, которые в п. 2.3.1 закрепили перечень обозначений, не обладающих различительной способностью ввиду отсутствия у обозначения оригинальности и индивидуальности (например, обозначения, представляющие собой буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения и т. п.). Полагаем, что рассматриваемое основание для отказа обозначению в регистрации, при соотношении его с другими абсолютными основаниями, указанными в п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, по смыслу является более широким и включает в себя практически все иные основания, закрепленные в данном пункте. В настоящее время отказывается в регистрации не только обозначениям, не обладающим различительным характером с точки зрения их формы (т. е. различительная способность понимается в узком смысле), но и другим обозначениям, не обладающим различительной способностью с точки зрения содержания, в частности, вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющимся общепринятыми символами и терминами и т. д. Представляется, что в структурном и смысловом плане формулировка п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках выиграла бы, если вышеназванные основания вошли как подпункты в один общий пункт соответствующей статьи Закона, содержащий единое основание для отказа в регистрации – отсутствие у знака различительной способности.

Все приведенные категории обозначений могут быть включены в товарный знак при наличии определенных условий как неохраняемые элементы. При этом если заявленный товарный знак содержит хотя бы одно из обозначений, указанных в абз. 2–5 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, то в процессе экспертизы проверяется, не занимает ли данное обозначение доминирующего положения. Кроме того, заявленное обозначение не должно полностью состоять из неохраноспособных элементов. Следовательно, подобные элементы должны обладать относительно малыми размерами и занимать периферийную позицию в композиции обозначения. В противном случае, т. е. когда неохраноспособные элементы обозначения благодаря своему центральному положению и большим размерам являются определяющими в восприятии обозначения, таким обозначениям должно быть отказано в охране.[245]

В свою очередь обозначения, зафиксированные в п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак только при наличии согласия компетентного органа. Так, например, за разрешением на использование государственной символики необходимо обращаться в Государственную геральдию. При отсутствии документального подтверждения такого согласия регистрация знака не допускается. Заметим, что в законодательстве нет указаний на то, что перечисленные символы не должны занимать доминирующего положения в композиции товарного знака.

Таким образом, фактически предоставляемый объем охраны не распространяется на неохраняемые элементы обозначения. Указанные элементы перечисляются в решении о регистрации товарного знака (п. 14.6.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак). При регистрации товарного знака указывается, что такие обозначения исключаются из сферы охраны, если они композиционно не связаны с другими элементами, или что товарный знак охраняется в целом, без предоставления охраны отдельным входящим в его композицию обозначениям.[246]

Следует отметить, что несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак так же, как если бы незаконно использовалось все обозначение в целом, включая и неохраноспособные элементы. Об этом свидетельствует и судебная практика.[247]

В связи с изложенным подчеркнем, что для точного определения объема охраны, предоставляемой товарному знаку при экспертизе обозначения и его регистрации, применяют так называемую формулу дискламации (от англ. disclaimer – отказ от притязания). Дискламация представляет собой краткое словесное указание на то, что один из элементов или совокупность элементов в составе зарегистрированного обозначения являются неохраноспособными или что определенный элемент является охраноспособным только в связи с другими элементами, но не сам по себе.[248] Так, в товарном знаке «П. А. Смирнов и потомки в Москве» обозначение «Смирнов» было дискламировано с предоставлением правовой охраны товарному знаку в целом, ибо названный элемент носил рекламный, хвалебный характер, указывающий на качество рекламируемого товара.[249]

Формула дискламации оформляется в виде специальной записи при включении обозначения в Государственный реестр, свидетельство на товарный знак, а также при публикации товарного знака в официальном бюллетене.

Представляется, что современное законодательство по товарным знакам, в частности, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, более подробно, чем ранее действующие документы, регламентируют вопросы, связанные с применением дискламации. Проанализировав п. 14.4.1. и п. 14.6.3 Правил, можно сделать вывод о том, что дискламация является результатом одностороннего действия экспертного органа. Следовательно, заявитель не обязан ходатайствовать перед Роспатентом об исключении из правовой охраны каких-либо элементов заявленного обозначения.

Помимо обозначений, не обладающих различительной способностью, а также знаков, состоящих из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и иные официальные символы, в ст. 6 Закона РФ о товарных знаках указано еще на четыре группы обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков или их элементов. Приобретение исключительного права на такие обозначения не соответствует интересам государства и общества, поэтому они закреплены среди других абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. Подобные символы, в отличие от вышеперечисленных, не могут быть включены в товарный знак даже в качестве неохраняемого элемента.

В первую группу таких обозначений входят знаки, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках). К примеру, швейцарской фирме «Буржуа С. А. Глорис» было отказано в регистрации объемного товарного знака, состоящего из флакона для одеколона и его упаковки с изображением силуэта Эйфелевой башни и названием «Soir de Paris» («Парижский вечер»), а также надписью мелким шрифтом под названием фирмы «Paris».[250]

Вопрос, касающийся ограничений в регистрации в связи с ложностью обозначения или его способностью ввести в заблуждение, представляется весьма актуальным, ибо сфера применения указанного основания, как отмечалось, весьма широка.

Прежде всего заметим, что, в отличие от Закона РФ о товарных знаках, Парижская конвенция по охране промышленной собственности (ст. 6 quinquies В. 3.) указывает лишь на знаки, которые могут ввести в заблуждение. В связи с этим возникает вопрос: есть ли принципиальные различия между обозначениями, являющимися ложными, и символами, способными ввести потребителей в заблуждение? В литературе есть неоднозначные мнения по этому поводу. Так, Е. А. Ариевич, говоря об условности деления обозначений на «способные ввести в заблуждение» и «являющиеся ложными», тем не менее отмечает различие понятий «являющийся» и «способный».[251] Г. И. Тыцкая, наоборот, отождествляет рассматриваемые понятия, определяя ложные обозначения как знаки, которые содержат сведения, не соответствующие действительности и тем самым способные ввести в заблуждение.[252]

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак также, на наш взгляд, не делают принципиальных различий между указанными категориями символов. К ним в соответствии с п. 2.3 (2.1) упомянутого документа относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которые не соответствуют действительности.

Полагаем, что существенных различий между рассматриваемыми обозначениями нет и что эти обозначения тесно связаны друг с другом и взаимообусловлены. Кроме того, их применение приводит к одному результату: возникновению в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о товаре и его изготовителе.

При исследовании подобных обозначений экспертизой учитываются два обстоятельства: а) ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего потребителя; б) фактическая обоснованность таких ассоциаций по отношении к рекламным характеристикам товара.[253] Так, ложным по отношению к изделиям из синтетики является указание «Natural» (естественный).

Вместе с тем к рассматриваемому основанию для отказа обозначению в регистрации нельзя подходить формально. Г. Боденхаузен в комментарии к ст. 6 quinquies С. (1). отмечал: «…фактические обстоятельства иногда показывают, что использование знака, который, казалось бы, содержит ложные указания, не повлекло за собой никакого заблуждения и может считаться, что по своей природе он не способен ввести в заблуждение общественность».[254]

Следовательно, при исследовании оснований для отказа обозначению в регистрации, закрепленных в абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, нужно исходить из того, «насколько у обозначения явно присутствует то свойство или значение, которое способно породить не соответствующую действительности ассоциацию».[255] Однако трудно согласиться с высказанной в литературе точкой зрения, согласно которой при оценке обозначений, способных ввести в заблуждение, также нужно учитывать то, в какой степени даже доказанная возможность введения в заблуждение может нанести реальный ущерб интересам потребителей.[256] Данное предложение не может выступать в качестве ориентира для экспертных органов, так как не обладает определенным характером и связано с особенностями субъективного восприятия потребителями уже зарегистрированного товарного знака. Поэтому при рассмотрении экспертизой заявленного на регистрацию обозначения оценка предлагаемых факторов практически невозможна. Считаем, что если доказана способность обозначения вводить в заблуждение, нельзя с полной уверенностью говорить о том, что никакого ущерба интересам покупателей использование такого обозначения не нанесет, ибо определенная часть потребителей будет обманута в любом случае.

Практика применения указанного основания для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака достаточно интересна. Участившиеся случаи нарушения прав и интересов владельцев товарных знаков и потребителей заставили Роспатент провести анализ применения рассматриваемых положений Закона РФ о товарных знаках. В результате выяснилось, что подавляющее большинство товарных знаков, которые можно отнести к обозначениям, способным ввести в заблуждение, составляют иностранные слова, выполненные латинскими буквами, а также иностранные имена и фамилии. Например, к таким обозначениям были отнесены зарегистрированные на имя российских производителей товарные знаки «Gianni Conti» и «Gianni Armani» в отношении одежды.[257]

Между тем далеко не все случаи использования иностранных слов подпадают под действие п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Для большой группы товаров и услуг применение указанных обозначений вполне оправданно, так же, как и использование иностранных слов при регистрации заявленных обозначений по процедуре, установленной Мадридским соглашением.

Искаженные географические названия также довольно часто относят к обозначениям, признаваемым ложными либо вводящими потребителей в заблуждение. Заметим, что «во всем мире патентные ведомства негативно относятся к регистрации в качестве товарных знаков географических названий, поскольку в этом случае потребители очень легко могут быть введены в заблуждение относительно места производства товаров или его определенных качеств».[258] Так, при приобретении «Пивоваренной компанией “Балтика”» в Ростове-на-Дону пивоваренного завода, сложилась ситуация, когда использование при маркировке товара географического названия перестало соответствовать требованию географической обусловленности. Поэтому, когда на регистрацию поступила новая этикетка пива, на которой был изображен герб «Пивоваренной компании “Балтика”», эксперты Роспатента указали, что заявитель – ОАО «Балтика-Дон», используя словосочетание «Пивоваренная компания “Балтика”», вводит потребителей в заблуждение, поскольку общеизвестно, что «Пивоваренная компания “Балтика”» расположена в Санкт-Петербурге.[259]

Следует отметить, что при соблюдении установленных в законодательстве требований географические обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Вторую группу абсолютных оснований для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака, закрепленных в п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, составляют знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким обозначениям в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 2.4.2) относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство и т. п. Наличие указанного основания для отказа в регистрации в российском законодательстве связано с соблюдением РФ положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в частности ст. 6 quinquies В.(3). Однако подобные ограничения в регистрации на практике почти не применяются. Как правило, Роспатент по этому основанию отказывает иностранным фирмам, транскрипция товарных знаков которых звучит для русского уха не совсем пристойно.

Следует отметить, что в Закон РФ о товарных знаках введено новое ограничение в регистрации товарных знаков, в соответствии с которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными названиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников (уполномоченных лиц) на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков (п. 4 ст. 6). Формулировка указанного положения Закона представляется не достаточно определенной. Во-первых, в ней нет четких указаний на то, что понимается под «особо ценными объектами культурного наследия народов РФ». По всей видимости, к данным объектам относятся главным образом объекты авторского права. Во-вторых, если на регистрацию особо ценного объекта получено разрешение соответствующей организации либо собственника, но не было согласия, например, автора, такую регистрацию можно признать недействительной. Полагаем, что данное основание должно принадлежать к относительным основаниям для отказа в регистрации, тем более что правила п. 4 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках определенным образом взаимосвязаны с положениями, закрепленными в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона.

Наконец, в последнюю группу абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака входит основание, направленное на предотвращение регистрации ложных географических указаний для определенных видов товаров (вина или крепкие алкогольные напитки) и закрепленное в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 5 ст. 6) в соответствии с требованиями Соглашения TRIPS. Указанное Соглашение (ст. 23) ужесточает подходы к регистрации обозначений, состоящих из географических указаний (или включающих географические указания), предназначенных для вин и крепких спиртных напитков. Приведенная статья Соглашения TRIPS запрещает использовать такие указания, если товары не происходят из соответствующих географических мест. В свою очередь согласно п. 5 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках «в соответствии с международным договором РФ не допускается регистрация в РФ в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории … и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта».

Итак, если в процессе экспертизы выясняется, что заявленное обозначение содержит в качестве элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, или состоит исключительно из обозначений, приведенных в п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, либо если нарушены требования п. 4, 5 ст. 6 указанного документа, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Как отмечалось, основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака связаны главным образом с охраной прав и интересов третьих лиц. Поэтому в процессе регистрации товарный знак оценивается не только с точки зрения различительной способности, но и на наличие у него новизны.[260]

Таким образом, не могут быть зарегистрированы обозначения, которые являются тождественными или сходными до степени их смешения с уже охраняемыми на территории РФ товарными знаками в отношении однородных товаров. К последним в соответствии с российским законодательством (п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, п. 2. 4. (1). – (2). Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака) относятся:

а) товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте по национальной процедуре;

б) товарные знаки, охрана которых в РФ получена в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему;

в) товарные знаки, признанные в РФ общеизвестными товарными знаками, охраняемыми в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Проверка заявленного обозначения на тождество и сходство производится, соответственно, по фонду товарных знаков, внесенных в Государственный реестр товарных знаков РФ, по фонду товарных знаков, зарегистрированных в Международном бюро интеллектуальной собственности (Реестр международных знаков Rom officiel des marques actives du registre international numerise), а также по перечню общеизвестных в РФ товарных знаков.

Вместе с тем представляется, что при сопоставлении заявленного обозначения с общеизвестными товарными знаками явно недостаточно учитывать лишь перечень общеизвестных знаков, признанных таковыми по процедуре, предусмотренной Законом РФ о товарных знаках и Правилами признания товарного знака общеизвестным в РФ. Исходя из того, что общеизвестным знакам обеспечивается правовая охрана независимо от их регистрации, экспертными органами, в случае отсутствия знака в указанном перечне, должны приниматься во внимание и другие обстоятельства, например, мировая известность среди потребителей обозначения, аналогичного заявленному третьим лицом знаку. Таким образом, регистрацию обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с общеизвестным знаком другого лица, может исключить не только внесение общеизвестного обозначения в перечень знаков, признанных общеизвестными в РФ. Отказ в подобной регистрации может последовать со ссылкой на абз. 3 п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках (относительное основание), а может быть обусловлен способностью заявленного обозначения ввести в заблуждение в отношении изготовителя товара в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках (абсолютное основание).

В силу того, что законодательство не допускает выдачу двух охранных документов на тождественные или сходные товарные знаки в отношении однородных товаров, согласно абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках при исследовании новизны заявленного обозначения, помимо охраняемых в РФ товарных знаков, учитываются также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарного знака. Это означает, что в случае представления на регистрацию двух аналогичных или сходных символов вопрос о выдаче свидетельства на товарный знак решается положительно в отношении обозначения, обладающего более ранней датой приоритета.

Однако при экспертизе заявок могут возникнуть (хотя и достаточно редко) ситуации, когда выявляются тождественные или сходные товарные знаки, имеющие одинаковую дату приоритета, и совпадающие полностью или частично перечни товаров, но заявляемые разными лицами. Поскольку в РФ регистрация знака на имя нескольких правообладателей не допускается, для решения указанных коллизий в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 6 ст. 9) предусмотрены правила, согласно которым в подобных ситуациях допускается регистрация заявленного обозначения на имя одного из заявителей на основе соглашения, достигнутого между ними. Для урегулирования спора предоставляется 6-месячный срок, исчисляемый с даты получения соответствующего уведомления. Если же в течение установленного срока соглашение между заявителями не достигнуто, а также отсутствует просьба о продлении указанного срока, то заявки считаются отозванными.

Следует подчеркнуть, что при проведении поиска тождественных и сходных с заявленным обозначений не учитываются товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствие со ст. 28, 29 Закона РФ о товарных знаках, товарные знаки, заявки на регистрацию которых считаются отозванными или отозваны соответственно на основании п. 4 и 5 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках, а также некоторые иные обозначения, указанные в п. 14.4.2.1 (1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака.

Новизна товарного знака в соответствии с Законом РФ о товарных знаках определяется лишь в пределах однородных товаров (услуг). Как отмечалось, это правило действует и в отношении общеизвестных знаков (ст. 6 bis Парижской конвенции и абз. 3 п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках). Практика показывает, что из-за несовершенства законодательства в данной области многие отечественные предприниматели регистрируют известные товарные знаки для неоднородных товаров, используя широкие рекламные возможности таких обозначений. Например, санкт-петербургская фирма, зарегистрировав товарный знак «Windows» для таких категорий товаров, как продукты питания, напитки и табачные изделия, начала активно применять указанное обозначение для маркировки пива.[261] Использование третьими лицами общеизвестных товарных знаков в отношении неоднородных товаров практически всегда ущемляет интересы владельцев данных обозначений, а кроме того, позволяет извлекать значительную прибыль без дополнительных затрат на рекламу товарного знака. Поэтому, принимая во внимание условия ст. 16 (3) TRIPS, новизна заявленного обозначения в процессе сравнения с общеизвестными знаками должна определяться безотносительно к перечню товаров и услуг.

Помимо сопоставления заявленного обозначения с охраняемыми на территории РФ товарными знаками, необходима проверка на тождество и сходство с обозначениями, указанными в п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, т. е. по другому относительному основанию для отказа в регистрации.

Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемыми в соответствии с законом РФ, кроме случаев, когда они включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Сходным с НМПТ или аналогичным им товарным знакам отказывается в регистрации по двум причинам. Во-первых, такая регистрация может ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара. Во-вторых, при регистрации товарного знака, тождественного или сходного с зарегистрированным НМПТ, возникнут коллизии исключительного права обладателя свидетельства на товарный знак и права использования зарегистрированного НМПТ всеми изготовителями, находящимися в данной местности и производящими товар, обладающий особыми качественными характеристиками, при наличии у них соответствующего охранного документа. Таким образом, в процессе экспертизы заявленное обозначение сравнивается с зарегистрированными НМПТ, внесенными в Государственный реестр НМПТ.

Заметим, что подобный подход к возможности регистрации НМПТ в качестве товарного знака характерен не для всех государств. В отдельных странах существует двойная охрана географического указания как товарного знака и как НМПТ в отношении одного и того же пользователя.[262] Полагаем, что предоставление подобной двойной охраны географическому указанию противоречит природе НМПТ, ибо право на использование указанного объекта может принадлежать, при соблюдении определенных условий, неограниченному кругу лиц. Поэтому подход к решению указанного вопроса, предусмотренный в Законе РФ о товарных знаках (п. 2 ст. 7), является наиболее оптимальным и позволяет всем законным пользователям НМПТ применять его в своих товарных знаках в качестве неохраняемого элемента, выделяя тем самым свои товары.

Необходимо добавить, что ранее Закон о товарных знаках не содержал прямого запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым НМПТ, в отношении неоднородных товаров. Однако в новой редакции данного документа, как отмечалось, предусмотрены определенные изменения, в соответствии с которыми не разрешается регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ, охраняемыми в соответствии с законом РФ, в том числе и в отношении неоднородных товаров.

Между тем введение подобных ограничений в регистрации товарных знаков не вполне соответствует международной практике. Например, согласно ст. 14 Регламента ЕЭС № 2081/92 «Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров» страны – участницы ЕЭС обязаны отклонять заявки на регистрацию товарных знаков, нарушающие права, вытекающие из охраны НМПТ и географических указаний, если товарные знаки регистрируются для тех же видов товаров, при условии, что заявка на регистрацию предоставлена после даты публикации информации о заявке на НМПТ или географическое указание.[263]

В связи с вышеизложенным представляется важным рассмотрение вопроса, касающегося регистрации в качестве товарных знаков названий географических объектов, которые при этом не являются охраняемыми НМПТ.

Отметим, что охраноспособность географических наименований по нормам права на товарный знак является дискуссионной. Различные взгляды по данной проблеме высказываются до сих пор.[264] Причем если ранее существовали точки зрения о том, что «товарные знаки, состоящие исключительно из географического указания, регистрации не подлежат»,[265] то в настоящее время законодательство по товарным знакам и практика его применения не дают оснований для подобных выводов. Таким образом, возможность регистрации названий географических объектов в качестве товарных знаков существует, но при соблюдении установленных требований.

Во-первых, название географического объекта может применяться в составе товарного знака в качестве неохраняемого элемента, если оно не занимает в знаке доминирующего положения. К таким элементам относятся обозначения, указывающие на место производства или сбыта товаров, т. е. символы, представляющие адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, а также обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (абз. 4 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, п. 2.3. (1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака). К примеру, из знаков «Весь Санкт-Петербург» и «Весь Петербург» было дискламировано название города.[266]

Кроме того, при наличии согласия соответствующего компетентного органа в товарный знак могут быть включены в качестве неохраняемых элементов названия государств (п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках).

Правом на включение в товарный знак подобных наименований («приморский», «уссурийский» и т. п.) обладают лишь заявители, находящиеся в конкретном географическом объекте, ибо в противном случае в регистрации должно быть отказано со ссылкой на способность обозначения вводить в заблуждение потребителей относительно места происхождения товара.

Заметим, что при несоблюдении названных условий обозначениям, включающим географические названия, должно быть отказано в регистрации по абсолютным основаниям.

Во-вторых, название географического объекта может быть зарегистрировано в качестве охраняемого товарного знака. При этом географическое наименование должно проверяться на наличие абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации. Так, в первую очередь подобные обозначения должны оцениваться с точки зрения различительной способности, т. е. должны соответствовать требованиям п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Главным образом они не должны носить описательного характера.

Далее, название географического объекта не должно являться ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках).[267] Так, Хабаровским арбитражным судом рассматривалось дело по исковому заявлению ЧП Д. А. Галушко к ЗАО «Утренняя роса» о прекращении незаконного использования товарного знака. Суть дела состояла в том, что ответчик выпускал и реализовывал газированную минеральную воду «Корфовская», тогда как наименование «Корфовская» является зарегистрированным на имя Д. А. Галушко товарным знаком (свидетельство от 15 сентября 1998 г.). ЗАО «Утренняя роса» в свою очередь обратилось в Апелляционную палату с заявлением о признании недействительной регистрации товарного знака «Корфовская» как противоречащей положениям абз. 6 п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Заявитель отмечал, что при производстве минеральной воды «Корфовская» используется минеральная вода из источников, находящихся в п. Николаевка Еврейской автономной области. Сведения об этом даны мелким шрифтом под основным названием, что и вводит в заблуждение потребителей. Производство по делу было приостановлено до разрешения по существу возражений ЗАО «Утренняя роса» в Апелляционной палате.[268]

Практика регистрации географических наименований в качестве товарных знаков показывает, что вышеуказанным требованиям отвечают, в частности:

а) фантазийные наименования, т. е. не вызывающие ассоциаций с местом происхождения товара (например, «Эверест», «Арарат», «Сахара»);

б) географические наименования исторического характера, не употребляемые в настоящее время (например, «Славутич»);

в) малоизвестные широкому потребителю географические наименования (например, «Свитязь» – название озера в Рязанской области).

Хочется отметить, что применение основания для отказа в регистрации, закрепленного в абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, претерпело определенные коррективы в отношении регистрации в качестве товарных знаков географических наименований. Если ранее экспертные органы главным образом исходили из того, что регистрация названия географического объекта как товарного знака должна быть географически мотивированной (например, регистрация товарного знака «Волга» на имя автозавода в Нижнем Новгороде и т. д.), то в настоящее время принимаются во внимание и другие обстоятельства (известность географического объекта российским потребителям и др.). К примеру, Высшая патентная палата, рассмотрев жалобу американской компании «Марбо, инк.» на решение Апелляционной палаты о признании недействительной регистрации товарного знака «Tampico», отменила его и восстановила действие регистрации. При этом Высшая патентная палата учла представленные владельцем знака доказательства того, что, несмотря на то, что город Тампико находится в Мексике, российскому потребителю, как показал опрос общественного мнения, этот факт неизвестен, а также достаточно длительное и масштабное использование знака на территории РФ. Кроме того, важными доказательствами явились данные о многочисленных зарубежных регистрациях этого знака.[269]

В качестве другого примера можно привести регистрацию на имя московской фирмы «Юта» товарных знаков «Индийский раджа», «Императорский цейлонский крупнолистовой чай» и некоторых других.[270] В данном случае имела место ситуация, когда в качестве товарного знака было заявлено обозначение, содержащее указание на географическое место, не совпадающее с местом нахождения заявителя, но указывающее на место, которое в сознании покупателя связано с традиционными местами выращивания или производства товара, в отношении которого испрашивается регистрация знака. В литературе предложено регистрировать подобные товарные знаки в том случае, если заявитель может представить данные о связи указания с местом происхождения товара или сырья, из которого заявитель производит свой товар, в отношении которого предполагается использовать знак.[271]

Далее, в процессе регистрации географическое наименование должно исследоваться на новизну по отношению к охраняемым на территории РФ товарным знакам и НМПТ. А. Н. Григорьев считает, что если данное географическое наименование не пользуется охраной в качестве наименования места происхождения товара, то следующим этапом будет оценка этого наименования на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к указаниям происхождения товара.[272] Полагаем, что подобная оценка на указанном этапе экспертизы вряд ли возможна по ряду причин.

Во-первых, ограничения регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных с указаниями мест происхождения конкретных товаров, не закреплено как относительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения.

Во-вторых, как отмечалось, указания происхождения товаров не рассматриваются в российском законодательстве в качестве самостоятельных объектов правовой охраны, и, соответственно, нигде не закреплено понятие рассматриваемого обозначения. В силу указанных обстоятельств в юридической литературе к определению понятия указания происхождения товара существуют два основных подхода. В первом случае к указаниям происхождения относят применение географического наименования в отношении любого изделия, без всякой связи между качеством данного изделия и местом его изготовления или реализации. К примеру, С. А. Горленко отмечает, что для указания происхождения достаточно одного признака: обозначаемый товар происходит из данной местности.[273] Однако под влиянием международных соглашений (например, TRIPS) в настоящее время получил распространение второй подход, согласно которому под указанием происхождения понимается «обозначение, которое прямо или косвенно указывает на место происхождения товара, получившего известность или определенную репутацию в отношении этого места».[274]

Таким образом, если исходить из второго подхода, то в соответствии с действующим законодательством выявление известности потребителям заявленного географического обозначения в отношении конкретного товара и его производителя должно повлечь отказ в регистрации на основании абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, если заявитель таковым производителем не является.

Вышеизложенное не исчерпывает всю многоаспектность обозначенной проблемы. Поэтому в целях выработки более четких критериев при регистрации в качестве товарных знаков географических наименований подготовлен проект новой статьи 10 quater Парижской конвенции.[275]

Кроме того, интересен и зарубежный законодательный опыт в указанной области. Например, многие страны разрешают использование в товарных знаках географических названий, которые на момент регистрации не содержат в себе фактора известности данного места как места происхождения товара конкретного вида.[276]

Завершая рассмотрение вопроса, связанного с основаниями для отказа заявленным обозначениям в регистрации, остановимся на характеристике ограничений, установленных в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

При исследовании товарного знака на новизну заявленное обозначение также должно сопоставляться со знаками соответствия, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого знака (абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках). Указанное основание для отказа обозначению в регистрации введено Законом РФ о товарных знаках не случайно. Учитывая принадлежность товарных и сертификационных знаков к средствам обозначения продукции, а также другие черты их сходства, отметим, что регистрация обозначений, тождественных или сходных со знаками соответствия, вызовет смешение рассматриваемых символов в глазах потребителей.

В настоящее время при применении экспертными органами рассматриваемого основания для отказа в регистрации возникают определенные сложности. Так, в соответствии с Законом РФ о сертификации (ст. 4, п. 2 ст. 6) установление порядка государственной регистрации знаков соответствия, а также проведение такой регистрации отнесены к компетенции федерального органа исполнительной власти в области сертификации. Между тем вопрос, связанный с регистрацией знаков соответствия, как в случае обязательной, так и при добровольной сертификации, в окончательном виде в РФ еще не решен.

При сравнении заявленного обозначения со знаками соответствия эксперты до недавнего времени могли руководствоваться образцами защищенных знаков соответствия, утвержденных Министерством торговли и Госстандартом России в соответствии с постановлением Правительства РФ «О маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками соответствия, защищенными от подделок» от 17 мая 1997 г.,[277] и описанием знаков соответствия, приведенном в Инструкции о порядке маркирования знаками соответствия с учетной информацией к ним, защищенными от подделок, товаров и продукции, реализуемых на территории РФ, и учете их движения[278] (Приложение 1). Однако Конституционным Судом РФ[279] некоторые положения этих документов были признаны несоответствующими Конституции РФ, что повлекло впоследствии отмену указанных нормативных актов.[280]

Далее в абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках предусмотрен отказ в регистрации обозначений, тождественных охраняемым в РФ фирменным наименованиям (их частям) в отношении однородных товаров, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Действующее до 1992 г. законодательство в сфере товарных знаков указанного основания для отказа обозначению в регистрации не содержало. Следовательно, в современных нормативных актах по товарным знакам сделана попытка предотвратить коллизии, возникающие при реализации разными лицами прав на фирму и товарный знак, ибо, как ранее было отмечено, данные обозначения имеют много общего. Подчеркнем, что в большинстве случаев регистрируемые в качестве товарных знаков обозначения воспроизводят не сами фирменные наименования, а лишь их вспомогательные части. Хотя части фирменных наименований не выступают как самостоятельные объекты права, Закон РФ о товарных знаках распространяет на них действие абз. 2 п. 3 ст. 7. Такое решение вопроса представляется вполне приемлемым, ибо вспомогательная часть фирмы, представляющая собой оригинальное название, обладает значительной различительной способностью.

Закон РФ о товарных знаках предусмотрел определенные условия, при которых обозначение, тождественное фирменному наименованию, принадлежащему другому лицу, не может быть зарегистрировано. Во-первых, обозначению в данном случае отказывается в регистрации, если заявка на товарный знак поступила в отношении товаров, однородных тем, что производит или реализует коммерческая организация, обладающая тождественным фирменным наименованием. Во-вторых, владелец фирменного наименования должен получить на него право ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров, т. е. зарегистрировать свое юридическое лицо под данным наименованием.

Заметим, что Закон РФ о товарных знаках ранее содержал еще одно условие, согласно которому обозначение, тождественное фирменному наименованию, не подлежало регистрации. Речь шла об известности фирменного наименования на территории РФ.

При этом из всех вышеназванных условий наиболее неопределенный характер носило условие известности на территории РФ фирменного наименования. Толкование термина «известный» применительно к фирменным наименованиям в словарном значении слова «известный» впервые было дано Арбитражным судом г. Москвы в деле о товарном знаке «Деловой визит».[281] Указанная трактовка термина «известное фирменное наименование» использовалась и в практике Апелляционной палаты Роспатента.

В свою очередь в деле банка «Платина» против «Платинум-банка» Арбитражный суд г. Москвы подчеркнул, что известным фирменным наименованием можно считать только то, которое «известно широкому кругу лиц». Суд отметил то обстоятельство, что «Платинум-банк», защищающий право на фирму, не предоставил данные об известности своего фирменного наименования до момента подачи банком «Платина» заявления в Роспатент на регистрацию знака «Platinum». Поэтому, требования «Платинум-банка» не были удовлетворены Арбитражным судом г. Москвы. Впоследствии «Платинум-банк» добился в Апелляционной палате Роспатента признания недействительной регистрации товарного знака «Platinum». Однако апелляционная инстанция Арбитражного суда г. Москвы указанное решение Апелляционной палаты признала недействительным.[282]

В литературе присутствовало и иное толкование термина «известное фирменное наименование». Например, А. П. Сергеев отмечал, что по смыслу закона вовсе не требовалось, чтобы известность фирменного наименования носила общероссийский характер.[283] Действительно, учитывая масштабы нашей страны, большинству коммерческих организаций, хорошо известных в своих регионах, получить статус известности на всей территории РФ довольно сложно.

В любом случае для точного применения рассматриваемого основания для отказа в регистрации в качестве товарного знака требовалась корректировка Закона РФ о товарных знаках, в частности, термина «известное фирменное наименование». Однако в новой редакции Закона РФ о товарных знаках закреплен принципиально иной подход к решению обозначенной проблемы. Достоинством данного подхода, который согласуется с мнением по этому вопросу ряда отечественных специалистов, является достаточная простота применения приведенного основания для отказа обозначению в регистрации ввиду отсутствия расплывчатого термина «известное фирменное наименование». Таким же образом вопрос о соотношении права на товарный знак с правом на фирму был решен еще в 1993 г. в Законе Республики Беларусь «О товарных знаках» (абз. 4 п. 1 ст. 4).

Вместе с тем в связи с отсутствием комплексного регулирования в сфере фирменных наименований, а также с недостаточной четкостью формулировки абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках применение рассматриваемой нормы вызывает определенные трудности.

1. Вопрос об основании возникновения права на фирму в окончательном виде не решен.

2. Могут возникнуть проблемы при определении однородности товаров в контексте абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

3. Не ясно, к каким источникам должны обращаться эксперты при исследовании заявленного обозначения на новизну в отношении охраняемых в РФ фирменных наименований, права на которые принадлежат другим лицам.

В силу названных причин отсутствует четкий подход к толкованию условий, составляющих основание для отказа в регистрации товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование, как со стороны судебных инстанций, так и Роспатента. В связи с этим, анализируя условия, при наличии которых обозначение, тождественное чужому фирменному наименованию, не может быть зарегистрировано, отметим, что право на фирменное наименование должно принадлежать правообладателю ранее даты подачи третьим лицом заявки на тождественный или сходный товарный знак. Вместе с тем момент возникновения права на фирму не всегда учитывается при рассмотрении соответствующих споров. В настоящее время право на фирму возникает в явочном порядке, но в соответствии с ГК РФ (п. 4 ст. 54) ожидается переход к специальной регистрационной системе.[284] Полагаем, что определение в Законе РФ «О фирменных наименованиях» специального порядка регистрации фирменных наименований, соответствующего органа, который будет регистрировать данные объекты промышленной собственности, а следовательно, появление упорядоченных данных о фирменных наименованиях всех юридических лиц (например, в Государственном реестре фирменных наименований) даст возможность экспертам проверять новизну заявленных на регистрацию товарных знаков, сопоставляя их с зарегистрированными фирмами. Осуществление подобной регистрации может быть возложено на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако не исключена регистрация фирменных наименований и на региональном уровне. На основе зарубежного опыта возможно создание специальных служб, которые за определенную плату могут вести постоянный мониторинг регистрации фирменных наименований в рамках страны.[285] В ближайшее время при проведении экспертизы Роспатент сможет учитывать сведения о фирменных наименованиях, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, который в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»[286] является федеральным информационным ресурсом.

В настоящее время вполне возможно бесконфликтное сосуществование одинаковых товарных знаков и фирменных наименований. Как отмечалось, в абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках сказано о правах на фирму в отношении однородных товаров. Это указание законодательства свидетельствует о том, что, если предприниматели не выпускают аналогичную продукцию и не оказывают одинаковые услуги, то использование в товарном знаке чужого фирменного наименования не исключено. В связи с этим нужно подчеркнуть, что в учредительных документах коммерческих организаций предмет их деятельности определяется, как правило, очень широко. Следовательно, практически любой указанный в заявке на регистрацию знака товар может попасть под определение однородного товара. Поэтому должны учитываться те сферы деятельности, где организация действительно активно использует фирменное наименование, например, оказывает определенные услуги, завоевавшие репутацию у потребителей. Заметим, что в государственный реестр юридических лиц вносятся копии учредительных документов, а также сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом, позволяющие установить сферу деятельности юридического лица (ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»).

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках заявленное обозначение не должно быть тождественным промышленным образцам, права на которые в РФ принадлежат другим лицам. Полагаем, что сопоставление заявленного обозначения с зарегистрированными в РФ промышленными образцами особой сложности не вызывает и должно проводиться при проверке товарного знака на тождество и сходство.[287]

Регистрация в качестве товарных знаков, с одной стороны, названий известных в РФ произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитат, произведений искусства или их фрагментов, охраняемых по авторскому праву, а с другой стороны, фамилий, имен, псевдонимов и производных от них, портретов и факсимиле известных лиц, возможна, как отмечалось, только при соблюдении определенных условий. Это связано с тем, что воспроизведение третьими лицами указанных обозначений преследует чисто коммерческие цели – привлечение потребителей с помощью знакомого популярного символа. Вместе с тем такое использование способно нарушить личные неимущественные права соответствующих лиц. Поэтому в соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ на дату подачи заявки произведения науки, литературы, искусства, персонажу или цитате из такого произведения без согласия обладателя авторского права либо его правопреемников. А в соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 7 указанного документа при регистрации в качестве знаков фамилий, имен, псевдонимов, портретов, факсимиле известных лиц необходимо согласие таких лиц либо их наследников.

Применение оснований для отказа в регистрации, закрепленных в абз. 3, 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, не лишено определенных сложностей. Так, возникает вопрос: возможна ли регистрация любым лицом в качестве товарного знака объекта авторского права, если произведение перешло в общественное достояние? Законодательство о товарных знаках четкого ответа на этот вопроса не дает. В литературе же по данной проблеме высказаны различные точки зрения.

С. А. Горленко считает, что если заявленное на регистрацию обозначение воспроизводит объект авторского права, имеющего статус общественного достояния, заявитель должен уведомляться о невозможности приобретения на него исключительных прав.[288]

По мнению А. П. Сергеева, элементы произведений, срок охраны которых истек, могут использоваться свободно.[289]

Следует подчеркнуть, что по второму пути, в принципе, согласующемся со ст. 28 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», идет практика регистрации товарных знаков. Например, репродукция картины Васнецова «Богатыри» зарегистрирована в качестве товарного знака на имя ОАО «Омское ликеро-водочное предприятие» для водки и на имя Разноэкспорта для сигарет.[290]

Как видно, при регистрации произведений, являющихся общественным достоянием, в качестве товарных знаков возможен косвенный урон репутации автора, что является нарушением требований ст. 28 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».

Полагаем, что в данном случае можно выбрать компромиссное решение, учитывая нормы Закона РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от 26 мая 1996 г.[291] В соответствии со ст. 36 данного нормативного акта производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций осуществляется с разрешения дирекции музеев. Передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов, включенных в состав музейного фонда РФ и находящихся в музеях России, осуществляется в порядке, установленном собственником музейных предметов (ст. 36). Учитывая, что музейные предметы, включенные в состав государственной части музейного фонда РФ, являются федеральной собственностью (ст. 16 Закона РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ»), без разрешения дирекций музеев нельзя использовать изображения музейных предметов в качестве товарных знаков, поскольку такое использование производится в коммерческих целях.

Таким образом, при регистрации в качестве товарных знаков высокохудожественных объектов авторского права, перешедших в общественное достояние и находящихся в музейном фонде РФ, необходимо учитывать правила, содержащиеся в Законе РФ «О музейном фонде РФ и музеях РФ». Кроме того, если в качестве товарного знака заявляется обозначение, воспроизводящее портрет известного лица, нужно соблюдать требования абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках. Наконец, в соответствующих случаях возможно применение п. 4 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках.

Анализируя далее абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, можно отметить, что с помощью указанных положений законодатель попытался разрешить проблему столкновения исключительных прав на название произведения и товарный знак. Полагаем, что приведенное ограничение в регистрации товарных знаков касается названий произведений, выступающих в качестве самостоятельных объектов авторского права, т. е. соответствующих требованиям п. 1, 3 ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». При этом название произведения как объекта авторского права может состоять как из нескольких слов («Тихий Дон»), так и из одного слова («Азазель», «Плаха»). Следовательно, если название произведения не носит оригинальный характер и не отражает творческую самобытность автора, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя.

Наконец, формулировка абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках предполагает наличие известности авторского произведения на дату подачи заявки. В настоящее время нет методических рекомендаций, позволяющих производить такую оценку. По нашему мнению, вряд ли они появятся в ближайшее время, ибо определить круг потребителей, которым может быть известно или неизвестно название определенного произведения, цитаты из него или персонаж, весьма затруднительно. Поэтому сейчас вопрос об известности объекта авторского права решается в зависимости от субъективного мнения экспертов, которые на стадии предварительной экспертизы обязаны проверить присутствие согласия правообладателя.

При определении известности названий произведений, персонажей, цитат из них экспертным органам необходимо учитывать возможность появления в сознании потребителей ассоциаций заявленного обозначения с конкретными литературными и другими произведениями.[292] Вместе с тем возможны ситуации, когда в отношении известных объектов авторского права такие ассоциации не возникают.[293] Считаем, что подобные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков и при отсутствии согласия правообладателей, если они отвечают признакам охраноспособного знака.

Из анализа абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках следует, что законодательство ограничивает регистрацию в качестве товарных знаков фамилий, имен, псевдонимов не любых лиц, а только лишь известных. Заметим, что, как и в отношении объектов авторского права, вопрос о критериях выявления и оценки известности подобных обозначений в Законе РФ о товарных знаках не решен.[294] В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона РФ о товарных знаках проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям абз. 4 п. 3 ст. 7 названного документа не входит в компетенцию экспертизы заявленного обозначения. Следовательно, в отношении известности имен собственных, псевдонимов, производных от них исследование не производится. Данное обстоятельство позволяет регистрировать в соответствии с Мадридским соглашением в странах происхождения товарные знаки, состоящие из имен известных в России государственных и общественных деятелей («Suvorov», «Kutuzov» и др.), а далее беспрепятственно территориально расширять действие произведенной международной регистрации на Россию.[295]

Полагаем, что в сложившихся условиях, несмотря на отсутствие толкования термина «известный» в отношении обозначений, указанных в абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, а также методик выявления такой известности, необходимо соблюдать основные требования названных положений, а именно – проверять на этапе предварительной экспертизы наличие документов-согласий правообладателей или компетентных органов. В случае сомнения в отношении известности фамилий, портретов, псевдонимов физических лиц эксперты могут обратиться к различным справочным изданиям (энциклопедические справочники и словари, Интернет-справочник биографий российских знаменитостей и т. д.).

В заключение характеристики рассматриваемого основания для отказа в регистрации товарного знака следует отметить, что ранее действующее Положение о товарных знаках 1974 г. ограничения, аналогичные содержащимся в абз. 4, 5 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, не включало. Поэтому допускалось, к примеру, воспроизведение в товарном знаке заявителем-однофамильцем своей фамилии, совпадающей с фамилией известного лица.

Воспроизведение в товарном знаке своей фамилии, совпадающей с известной, возможно и сейчас, но на условиях, исключающих недобросовестную конкуренцию в целях необоснованного улучшения своей деловой репутации и получения преимуществ на рынке. Поэтому при проведении экспертизы обозначений, представляющих собой известные фамилии, требуются особые подходы. В частности, по мнению ведущих специалистов Роспатента, в случае регистрации указанных обозначений необходимо соблюдать принципы этики.[296]